OPP 20-4674 11/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A S G , a déposé, le 22 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°4 684 599, portant sur le signe verbal ACE FIT. Le 15 décembre 2020, la société AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE (société sans but lucratif « non-profit corporation » de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne ACE, déposée 30 avril 2004 sous le n°003781424, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque complexe de l’Union européenne ACE AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE, déposée le 30 avril 2004 sous le n°003781432, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturel es.». La société opposante invoque une atteinte aux marques antérieures invoquées, sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne ACE n°003781424 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée sur le fondement de la marque l’Union européenne ACE n°003781424 à l’encontre des services suivants : « activités sportives ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine de la santé et de la remise en forme ; Services en ligne de placement professionnel, de liste d’emplois, d’envoi de CV, de recrutement et de constitution de réseaux professionnels via un réseau informatique mondial, dans le domaine de la santé et de la remise en forme; fourniture d’informations de répertoire en ligne en matière de santé et de remise en forme, à savoir, listes en ligne de clubs de santé et de professionnels de la remise en forme. ; Fourniture d’informations en ligne en matière de santé et de remise en forme ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ACE FIT,

ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ACE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique. Les signes ont en commun le terme ACE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme FIT au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes ACE apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, le terme ACE, seul élément verbal de la marque antérieure, présente, dans le signe contesté, un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et de l’absence de caractère distinctif du terme anglais FIT pouvant évoquer le terme « fitness », apparaissant alors faiblement distinctif au regard des services en cause. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté ACE FIT est donc similaire à la marque antérieure ACE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque complexe de l’Union européenne ACE AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE n°003781432 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sur le fondement de la marque complexe de l’Union européenne ACE AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE n°003781432 sont les suivants : « activités culturel es ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les services de « fourniture d’informations en ligne en matière de santé et de remise en forme » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « Services éducatifs, à savoir fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la santé et de la remise en forme physique, via un réseau informatique mondial ». Ainsi, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cassettes audio et vidéo préenregistrées en matière de santé et de remise en forme ;

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Produits de l’imprimerie, à savoir manuels de formation, brochures combinées d’informations, magazines à feuil es volantes, livres, matériel d’examen, formulaires pour examens, et exemples de questions de test, tous dans le domaine de la santé et de la remise en forme physique ; Services en ligne de placement professionnel, de liste d’emplois, d’envoi de CV, de recrutement et de constitution de réseaux professionnels via un réseau informatique mondial, dans le domaine de la santé et de la remise en forme; fourniture d’informations de répertoire en ligne en matière de santé et de remise en forme, à savoir, listes en ligne de clubs de santé et de professionnels de la remise en forme. ; Services éducatifs, à savoir fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la santé et de la remise en forme physique, via un réseau informatique mondial ». Les services suivants : « activités culturel es » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ACE FIT,

ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ACE AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de cinq élément verbaux et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme ACE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme FIT au sein du signe contesté et des termes AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes ACE apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause.

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Dans le signe contesté, le terme ACE présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et du faible caractère distinctif du terme anglais FIT pouvant évoquer le terme « fitness ». Au sein de la marque antérieure, le terme ACE apparaît dominant de par sa tail e et sa position centrale et dès lors que les éléments verbaux AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE, positionnés sur une ligne inférieure sont de très petite tail e et apparaissent accessoires. En outre, la présentation particulière au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux et met en exergue le terme ACE par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté ACE FIT est donc similaire à la marque complexe antérieure ACE AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ACE FIT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires aux produits et services des marques antérieures, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.