20-4707 04/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712- 7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B (le Déposant), a déposé, le 1er novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4696758 portant sur le signe verbal OFF BLACK et servant à distinguer les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La société OFF-WHITE LLC (société de droit américain), (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne OFF-WHITE, déposée le 20 décembre 2013 et enregistrée sous le n° 12450466,
- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne précitée, enregistrée sous le n°12450466. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 17 mai 2020, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 12450466 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements pour hommes et femmes, à savoir vestes, sweat-shirts, manteaux, blazers, costumes, jeans, pulls, sweat-shirts, gilets, shorts, chemises, robes, jupes, vêtements à porter autour du cou, ceintures [vêtements], chapeaux, casquettes [articles de chapellerie], gants, chaussures, bottines et baskets». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, force est de constater que les «Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Ainsi les produits désignés par la demande contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués da la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OFF BLACK ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe sur le signe verbal OFF-WHITE. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux reliés par un tiret. Visuellement, les signes présentent des ressemblances d’ensemble en ce qu’ils associent pareillement le premier terme anglais OFF à un second terme anglais désignant une nuance et aisément compris du public français, à savoir respectivement : BLACK pour le signe contesté, WHITE pour la marque antérieure. Cette structure commune confère aux signes de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les différences entre les signes tenant à la substitution du terme BLACK au terme WHITE et à l’absence de tiret dans le signes contesté ne permettent pas d’écarter tout risque de confusion tenant aux caractéristiques communes des deux signes, telles qu’énoncées ci-dessus. Il s’ensuit donc une même impression d’ensemble entre ces signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Le signe verbal contesté OFF BLACK est donc similaire à la marque verbale antérieure de l’Union européenne OFF-WHITE n° 12450466. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la stricte identité ou de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle offre de services. En outre, les pièces fournies par l’Opposant permettent de retenir une certaine connaissance de la marque antérieure invoquée pour les produits en cause, laquelle accroit encore le risque de confusion entre les signes. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les produits qu’elle désigne sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 12450466. 2. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n°12450466

I l n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 12450466dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 12450466, le signe verbal OFF BLACK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.