OP20-4673 20/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M D a déposé le 21 septembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4684124 portant sur le signe complexe KITOKO LUXURY. Le 15 décembre 2020, la société INTERNATIONAL HAIR COSMETICS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne KITOKO déposée le 23 octobre 2007, enregistrée sous le n° 006386254 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ; Dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de toilette non médicinaux; produits de soin et de traitement des cheveux et/ou du cuir chevelu; cosmétiques pour cheveux; cheveux (colorants pour -); shampooings; après-shampooings (conditioners); gels, sprays et mousses coiffants; huiles essentiel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; articles décoratifs pour la chevelure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, aux « Produits de toilette non médicinaux; produits de soin et de traitement des cheveux et/ou du cuir chevelu; cosmétiques pour cheveux; huiles essentiel es » de la marque antérieure. En effet, les produits précités ont pareil ement vocation à être utilisés dans le cadre du soin de la peau ou des cheveux et s’adressent aux mêmes personnes désirant prendre soin de leur corps. De plus, ils sont proposés par les mêmes prestataires ou dans les mêmes rayons des grandes surfaces (professionnels de l’esthétique ou dans les rayons dédiés à l’hygiène corporel e des grandes surfaces).

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A cet égard, la déposante ne saurait invoquer l’appartenance des produits à des classes différentes de la classification internationale des produits et services, cette dernière n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique et étant sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits en cause. En outre, est sans incidence sur la procédure d’opposition la circonstance selon laquel e la déposante et la société opposante auraient des activités différentes et que les produits ne s’adresseraient pas à la même clientèle, la comparaison des produits s’effectuant uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Il s’agit donc de produits pour les uns identiques, et pour les autres similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « plantes artificiel es ; fleurs artificiel es » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des reproductions de plantes en matières artificiel es, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Huiles essentiel es » de la marque antérieure, qui désignent des substances volatiles obtenues par distil ation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes. Contrairement à ce que soutient la société opposante, le simple fait que les huiles essentiel es soient des extraits de plantes ne suffit pas à reconnaitre ces produits comme étant similaires, dès lors que les premiers sont des produits de décoration vendus dans des magasins ou rayons spécialisés, alors que les seconds sont des produits cosmétiques, vendus dans des magasins ou rayons spécialisés. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits d’entretien ménager ou industriel, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « huiles essentiel es » de la marque antérieure, tel es que précédemment définies. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces produits seraient similaires en ce qu’ils viseraient pareil ement « l’hygiène et l’amélioration des odeurs ». En effet, outre que ce n’est pas nécessairement l’objet des produits précités, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits présentant des caractéristiques différentes, tel qu’en l’espèce. Ces produits ne présentent pas plus de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur fabrication ou leur utilisation, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits ménagers ou de décoration intérieure, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de toilette non médicinaux ; produits de soin et de traitement des cheveux et/ou du cuir chevelu ; cosmétiques pour cheveux » de la marque antérieure, qui désignent des produits d’hygiène ou cosmétiques.

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Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits seront vendus par des prestataires différents (magasins ou rayons spécialisés dans l’entretien ménager et la décoration intérieure pour les premiers, magasins ou rayons spécialisés dans les produits cosmétiques pour les seconds). Ces produits ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers étant utilisés indépendamment des seconds, et inversement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « Dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des articles de mercerie ainsi que des coiffures postiches faites de cheveux naturels ou artificiels, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de toilette non médicinaux ; produits de soin et de traitement des cheveux et/ou du cuir chevelu ; cosmétiques pour cheveux » de la marque antérieure qui désignent des produits cosmétiques. En outre, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont issus des mêmes industries ; qu’ils ne possèdent pas davantage les mêmes circuits de distribution (merceries et boutiques spécialisées dans les perruques et les postiches pour les premiers / rayons d’hygiène des grandes surfaces, salons de coiffure pour les seconds). Ne saurait être retenu le seul argument de la société opposante selon lequel ces produits seraient similaires en ce qu’ils seraient pareil ement des « accessoires utilisés pour soigner l’apparence d’une personne ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits présentant des caractéristiques différentes, tel qu’en l’espèce. Ces produits ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers étant utilisés indépendamment des seconds, et inversement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe KITOKO LUXURY, déposé en couleurs, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal KITOKO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une lettre stylisée, d’un élément figuratif et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun le terme identique KITOKO, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure par lequel el e sera lue et prononcée, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Si les signes en cause différent par la présence au sein du signe contesté du terme LUXURY ainsi que de la lettre K stylisée, d’un élément figuratif et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, le terme KITOKO présente un caractère distinctif au regard des produits en cause et revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme anglais LUXURY, qui signifie « luxe », est un terme laudatif dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause et en désigne une caractéristique, à savoir leur qualité. A cet égard, l’argument de la déposante selon lequel le terme KITOKO aurait une signification en langue lingala, ce que reconnait d’ail eurs la société opposante, ne saurait être retenu en l’espèce, dans la mesure où cette langue n’est pas accessible au consommateur moyen auquel il convient de se référer, dont la langue de référence est le français. De plus, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel il existerait « plus de 16 marques déposées avec le nom KITOKO », sans toutefois le démontrer. La seule mention de seulement 16 marques, au demeurant sans qu’il soit précisé si el es concernent les mêmes produits, n’est pas de nature à apporter la preuve que cet élément serait devenu banal au regard des produits en cause. Enfin, la présence de la lettre K dans une cal igraphie stylisée, qui ne fait que de reprendre la première lettre du terme KITOKO qui suit, ainsi que d’un élément figuratif représentant une sorte de plume et de couleurs, est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté KITOKO LUXURY est donc similaire à la marque verbale antérieure KITOKO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels aucune identité ou similarité n’a été établie et ce malgré la similarité des signes en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté KITOKO LUXURY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; articles décoratifs pour la chevelure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.