OPP 20-4687 23/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L M M a déposé le 22 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 684 714 portant sur le signe verbal LIPOGENOL. Le 15 décembre 2020, la société HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque française verbale PYCNOGENOL déposée le 14 avril 1994, enregistrée sous le n° 94515501 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion ;

- La marque française verbale PYCNOGENOL déposée le 21 décembre 2000, enregistrée sous le n°3072617 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion. La société opposante indique être devenue titulaire de ces marques suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 94515501 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; herbes médicinales ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cosmétiques ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent pour certains similaires et pour d’autres identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « savons désinfectants; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » ainsi que les « articles pour pansements » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent principalement de produits à usage médical ou hygiénique dont les fonctions sont respectivement de stopper ou prévenir une infection ou le risque d’infection par des micro-organismes ou virus pathogènes et de protéger la plaie, arrêter l’hémorragie, absorber les sécrétions et éventuel ement traiter ladite plaie, n’ont à l’évidence pas la même nature, fonction et destination que les « Cosmétiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances ou de mélanges destinés à être mise en contact avec les diverses parties superficiel es du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capil aire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec

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les dents, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou d’en corriger les odeurs. Contrairement aux assertions de la société opposante, la circonstance selon laquel e les cosmétiques sont susceptibles d’être vendus en pharmacie, ne saurait induire une similitude entre ces produits. En effet, ces produits demeurent disponibles dans des rayonnages bien distincts. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, en n’établissant aucun lien entre les « produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Enfin, les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits alimentaires sous forme liquide de consommation courante qui sont dépourvus de propriétés thérapeutiques, n’appartiennent à l’évidence pas à la catégorie générale des « substances diététiques à usage médical » qui s’entendent de substances ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l’alimentation et contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus, dès lors que les seconds ont un caractère thérapeutique dont sont dépourvus les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, donc pour partie, identiques, ou, à tout le moins, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LIPOGENOL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PYCNOGENOL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Sur le plan visuel, les dénominations LIPOGENOL et PYCNOGENOL sont de longueur comparable (neuf lettres pour le signe contesté contre dix lettres pour la marque antérieure) et comportent six lettres communes, placées selon le même ordre et le même rang formant ainsi la séquence – OGENOL, ce qui leur confère une physionomie proche. Sur le plan phonétique, ces dénominations présentent un rythme identique en quatre temps et possèdent des sonorités centrales et finales identiques ([i] [oge]-[nol]). Ces dénominations diffèrent par leur séquence d’attaque (LIP – pour le signe contesté, PYC – pour la marque antérieure). Toutefois, cette différence ne modifie pas la perception visuel e et sonore très proche des signes en causes, dominée par un rythme identique et par la succession de lettres- OGENOL et de sonorités communes [i –ogénol]. Conséquemment, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, le signe verbal contesté LIPOGENOL est similaire à la marque verbale antérieure PYCNOGENOL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.

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B. Sur le fondement de la marque n° 3072617 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; herbes médicinales ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Principes actifs chimiques. Produits cosmétiques, produits anti-vieil issement ; principes actifs cosmétologiques ; Produits diététiques, principes actifs diététiques ; Principes actifs extraits d’écorce de pin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; herbes médicinales ; tisanes » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent pour certains similaires et pour d’autres identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits alimentaires sous forme liquide de consommation courante qui sont dépourvus de propriétés thérapeutiques, n’appartiennent à l’évidence pas à la catégorie générale des « produits diététiques » qui s’entendent de produits ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l’alimentation et contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus, dès lors que les seconds ont un caractère thérapeutique dont sont dépourvus les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, donc pour partie, identiques, ou, à tout le moins, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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Sur la comparaison des signes Pour les raisons précédemment développées et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LIPOGENOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; herbes médicinales ; tisanes » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.