PR4_DMA_OPP_3RECO OP21-0066 Le 06/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M A A et J M ont déposé, le 13 octobre 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4691244 portant sur le signe verbal VODKA PARADIZE.

Par courrier daté du 7 janvier 2021, l’Institut a notifié aux déposants une objection provisoire à enregistrement, portant sur le caractère déceptif et l’utilisation légalement réglementée du terme VODKA ainsi que l’absence de pouvoir de copropriété et la rédaction imprécise de libellé, assortie d’une proposition de régularisation et d’un délai de réponse jusqu’au 21 février 2021.

A la suite d’observations présentées par les déposants, l’Institut a notifié un projet de décision le 25 janvier 2021 assorti d’un délai de réponse jusqu’au 26 mars 2021 auquel les déposants ont répondu en proposant une régularisation acceptée par l’Institut.

Le 6 janvier 2021, la société SOCIETE JAS HENNESSY & C° (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française PARADIS déposée le 24 novembre 1983, enregistrée sous le n°1252050 et régulièrement renouvelée.

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L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties.

A la suite de la dernière observation des déposants, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: «Vodka».

La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: «spiritueux».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits suivants : «Vodka» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

En effet, la «Vodka» de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une boisson obtenue par distillation d’un moût fermenté, élaboré à partir de céréales (blé, orge, seigle, maïs), de mélasse de betterave à sucre, de pomme de terre mais aussi de toute autre matière première d’origine agricole, relève de la catégorie générale des spiritueux, de sorte que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination, et ce indépendamment des éventuelles habitudes de consommation desdits produits.

A cet égard, les déposants font valoir que la «Vodka» de la d’enregistrement contestée et les «spiritueux» de la marque antérieure s’obtiennent par des processus de fabrication différents et présentent des origines différentes en indiquant que «le cognac s’obtient suite à la fermentation des sucres contenus dans le raisin blanc, dont l’origine est contrôlée, alors que la vodka est généralement issue d’un processus étranger au raisin et produite à partir de céréales (seigle, orge)» or, d’une part, les déposants ne peuvent limiter les «spiritueux» de la marque antérieure, seul libellé à prendre en considération, au seul «cognac», et d’autre part, les «spiritueux» de manière générale et la vodka s’obtiennent tous les deux par la distillation d’une matière première d’origine agricole.

Contrairement à ce que soutiennent les déposants, ces produits peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de spiritueux, rayons très proches les uns des autres au sein des grandes surfaces) et s’adressent à la même clientèle à savoir des consommateurs désireux de savourer des boissons alcoolisées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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En outre, l’argument soulevé par les déposants selon lequel «les bouteilles de cognac commercialisées par l’opposante sont vendues à plus d’un millier d’euros (Pièce n° 12) alors que les bouteilles de vodka vendues par les déposants sont situées dans des prix avoisinants la vingtaine d’euros» impliquant qu’elles «n’intéressent pas les mêmes clientèles, la première […] constituée de consommateurs avertis, spécialistes, qui ont une parfaite connaissance des caractéristiques des produits et de l’offre du marché alors que la vodka vendue par les déposants s’adresse à des consommateurs d’attention moyenne» ne saurait être retenu.

En effet, il convient de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties.

Dès lors, les arguments des déposants relatifs aux activités de chacune des parties et notamment la tarification des produits de la société opposante ainsi que la clientèle visée sont inopérants.

Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VODKA PARADIZE, ci- dessous reproduite :

La marque antérieure porte sur dénomination PARADIS présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une seule dénomination.

Les deux signes en présence partagent visuellement et phonétiquement un terme proche à savoir PARADIZE pour la demande d’enregistrement contestée et PARADIS pour la marque antérieure invoquée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.

Visuellement, les dénominations PARADIZE et PARADIS sont de longueur proche (respectivement huit lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure), ont en commun six lettres formant la séquence d’attaque PARADI-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.

Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme syllabique commun en trois temps et partagent des sonorités similaires marquées par la présence de la séquence d’attaque PARAD-.

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4 Intellectuellement les deux signes renvoient tous deux au paradis, le terme PARADIZE du signe contesté évoquant le terme anglais PARADISE qui est la traduction anglaise aisément comprise par le consommateur de référence du terme PARADIS.

Les signes diffèrent par la présence du terme VODKA au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants au sein du signe contesté conduit à tempérer les différences précitées.

En effet, le terme PARADIS, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il est permet de déterminer l’origine commerciale desdits produits par sa seule présence et qu’il n’en désigne pas une caractéristique.

A cet égard, les déposants font valoir que le terme PARADIS présente un caractère polysémique dont l’une des acceptions désigne des chais pour cognac et autres spiritueux. Toutefois cette circonstance nullement évidente risque d’échapper au consommateur de culture moyenne des produits en cause qui verra davantage et de façon immédiate dans le terme PARADIS, constitutif de la marque antérieure, une référence à un état ou lieu de bonheur parfait comme le souligne la société opposante.

En outre, au sein de la demande contestée, le terme PARADIZE présente un caractère dominant et essentiel dès lors que le terme VODKA est dénué de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il en indique la nature.

A cet égard, les déposants font valoir que «la faible distinctivité d’un terme d’attaque de la marque seconde ne confère pas pour autant à l’autre terme, commun aux deux marques, un caractère distinctif ou prépondérant, étant entendu que les deux éléments verbaux du dépôt contesté seront nécessairement perçus dans leur association» or ce principe n’est pas applicable en l’espèce, le terme VODKA étant nécessaire, usuel et générique pour désigner les produits de la marque antérieure.

Ainsi, il résulte, tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné.

Enfin ne sauraient être pris en considération les précédents cités par les déposants tirés de décisions rendues par l’INPI et l’EUIPO en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.

En outre, les déposants indiquent également l’existence de nombreuses marques déposées en classe 33 et comportant le terme PARADIS. Toutefois, seuls les signes en cause doivent être comparés et rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles et/ou avec la marque antérieure invoquée. En outre, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque dispose seul de la capacité de juger l’opportunité des poursuites à engager.

De même, les déposants ne sauraient valablement invoquer que «… la société JAS HENNESSY & CO utilise systématiquement sa marque sous la forme «HENNESSY PARADIS» (Pièce n° 12) ce qui renforce l’absence de tout risque de confusion avec le dépôt contesté «VODKA PARADIZE»».

En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier, rappelons-le, uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Le signe verbal contesté VODKA PARADIZE est donc similaire à la marque verbale antérieure PARADIS.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

La société opposante démontre, par des pièces qu’elle verse à l’appui de son opposition, la connaissance de la marque antérieure PARADIS dans le domaine des boissons alcoolisées.

En effet, contrairement à ce que soutiennent les déposants, un certain nombre de pièces tendent à prouver la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré en présentant notamment des articles parus dans des magazines d’envergure nationale et régionale à destination du grand public et mettant en avant les produits de la société opposante tels que ««Chez Hennessy, nous allons aussi travailler à l’unité avec les artisans d’art», Le figaro.fr, S R, 2 juillet 2021», ««La Maison Hennessy s’installe au cœur de la capitale», The 7 exclusive Journal, J C, 1er juillet 2021», ««Hennessy se veut a plus global, plus luxe et plus durable», Sud-Ouest, O S, 10 juin 2021», ««Plongez au cour du savoir-faire de la Maison Hennessy», Trends in Riviera, 1 avril 2019 et Mars-avril 2019», ««En février, Hennessy fête le nouvel an chinois», La Vie Charentaise, F L, 14 février 2019», ««Cinq idées de sortie, ce week-end, en Charente», Sud-Ouest, 8 février 2019», ««Hennessy place son siège sous le signe du nouvel an chinois», Charente Libre, 31 janvier 2019», ««Eaux fortes», Les Echos Série Limitée, S O, Décembre 2018», ««COGNAC LES MYSTERES D’HENNESSY», La Vie Economique, M C, 4 avril 2018», ««L’Or qui se boit, Dernières Nouvelles d’Alsace», Dernières Nouvelles d’Alsace, L R, 20 août 2017».

Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché des boissons alcoolisées pour apprécier le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé.

En outre, l’argument soulevé par les déposants selon lequel «l’ensemble des cartes communiquées par l’opposant en sa Pièce n° 50 présentent un cognac «HENNESSY PARADIS», confirmant que la marque «PARADIS» n’est jamais exploitée seule» ne saurait être retenu. En effet, d’une part l’adjonction du terme HENNESSY n’altère pas le caractère perceptible du terme PARADIS, et d’autre part cette association relève des conditions d’exploitation réelles et sont ainsi extérieures à la présente procédure.

Par conséquent, en raison de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure par le public, il existe globalement un risque de confusion accru dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION

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6 En conséquence, le signe verbal VODKA PARADIZE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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