OPP21-0089 20/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA CONFISERIE (SARL) a déposé le 21 octobre 2020, la demande d’enregistrement de marque verbale française TOCTOK n°4693642. Le 8 janvier 2021, la société TIK TOK I T U Limited Wework (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- Marque de l’Union Européenne TIK TOK, déposée le 6 juin 2018, enregistrée sous le n°017913208, sur le fondement du risque de confusion ;

- marque de l’Union Européenne TIK TOK, déposée le 23 avril 2018, enregistrée sous le n°017891401, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement et un délai de deux mois lui a été imparti pour présenter des observations en réponse. Au terme des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont el es ont été informées. II.- DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°017913208 Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre des services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Diffusion d’annonces publicitaires; Conseil en gestion d’entreprise et en marketing ; Aide à la direction des affaires; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques. Programmation informatique; Élaboration [conception] de logiciels; Stockage électronique de données; Logiciels utilisés comme services de logiciel-service; Informatique en nuage; Hébergement de contenu numérique sur l’internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations portant sur la mise en oeuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ainsi que la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ou en vue d’améliorer la situation d’une entreprise, au travers d’opérations d’évaluations, d’investigations, vérifications et de conseils présentent les mêmes fonction et destination que les services de « Conseil en gestion d’entreprise et en markéting ; Aide à la direction des affaires » de la marque antérieure qui Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

s’entendent de la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, financière et industriel e afin d’améliorer l’activité d’entités économiques ; Ces services, quel es que soient leurs modalités particulières, visent donc tous à la conduite des affaires et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes sociétés de conseil. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société déposante. Les services « travaux de bureau » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure, ces services relevant tous de tâches d’administration ; Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée présentent les même fonction et destination que les services de « publicité » de la marque antérieure en ce qu’ils désignent tous des prestations ayant pour objet, de faire connaître, par divers moyens, une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à recourir aux services d’une entreprise, poursuivant un but publicitaire ou promotionnel. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société déposante. Le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée partage les mêmes nature, objet et destination que les services de « Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure en ce qu’ils désignent tous des prestations techniques de gestion des données ; Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société déposante. Les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; développement de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services d’« élaboration (conception) de logiciels » de la marque antérieure, désignent des services de réalisation et de développement d’ordinateurs et de programmes informatiques ainsi que des prestations relatives à leur mise en œuvre et à leur bon fonctionnement dans le temps et de conseils techniques ; A cet égard, s’il est vrai que certains de ces services portent sur des ordinateurs et d’autres sur des logiciels, il existe néanmoins un lien étroit entre ces services compte tenu de l’existence de logiciels- système, qui sont destinés au système d’exploitation même d’un ordinateur et sont nécessaires à son fonctionnement. L’ensemble de ces services relèvent du même domaine et sont donc susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires ; Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La demande d’enregistrement contestée désigne donc des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TOCTOK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIKTOK, ci-dessous reproduit : TIK TOK La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique. Visuel ement, les termes TOCTOK et T T des signes en cause sont de longueur identique, et ont les mêmes séquences de lettres T/TOK, ce qui leur confère une physionomie proche, contrairement à ce que soutient la société déposante. Phonétiquement, ils possèdent le même rythme (deux syllabes) ainsi que les mêmes sonorités [t / ktok]. S’il existe certaines différences entre les deux signes tenant à leur premier terme ainsi qu’à leur structure, cel es-ci ne sont pas suffisantes pour écarter l’impression de similitude globale pour un consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas forcément la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et se fie à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. A cet égard ne saurait également être retenue l’argumentation de la société déposante selon laquel e le terme TOK serait « un vocable banal, souvent utilisé par les déposants de marque. Plusieurs signes déposés auprès de l’INPI partagent cette séquence de lettres : TAK-TOK ; T T ; Ker’Tok ; TOK-YO… ». En effet, la société déposante n’a pas établi que cet élément soit si fréquemment utilisé, qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard de ces services, la seule indication de l’existence de marques utilisant cet élément sans aucune information quant à leurs titulaires, date et portée, n’étant pas de nature à en démontrer le caractère usuel. Intel ectuel ement, les deux signes peuvent également faire référence à des onomatopées c’est-à-dire à un mot inventé qui imite le bruit d’une personne, d’un animal ou d’une chose ; A cet égard, la société déposante invoque une différence intel ectuel e au motif que le signe contesté, évoque « le son lorsque l’on frappe à une porte », évocation qui serait absente de la marque antérieure. Toutefois, à supposer qu’une tel e différence d’évocation soit perçue, el e ne saurait supplanter les ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes existant entre les deux signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, le signe verbal contesté TOCTOK est similaire à la marque verbale antérieure TIK TOK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n°017891401 Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers», seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure n°017891401 a été enregistré notamment pour les « Logiciels d’applications ;Services de télécommunication et de transmission de données; Services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des données, des sons ou des images ». Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de télécommunication et de transmission de données » de la marque antérieure, les seconds étant l’objet des premiers. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée n°017891401, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale TOCTOK ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI