OPP 21-85 8 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE

M. P Ba déposé, le 20 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4693179 portant sur le signe verbal BUMBUM POWER. Le 7 janvier 2021, la société SOL DE JANEIRO IP, Inc. (société des Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande d’enregistrement de marque verbale de l’Union européenne BRAZILIAN BUM BUM déposée le 6 avril 2017 sous le n° 16564783, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la procédure a été suspendue puis a repris suite à la publication de l’enregistrement de cette marque. Cette notification de reprise de la procédure l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services

P our apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Crèmes, Gomina, et Sérums non médicamenteux pour la peau ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de nature médicale ou à but thérapeutique, proposées par des médecins ou des chirurgiens, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Crèmes, Gomina, et Sérums non médicamenteux pour la peau » de la marque antérieure. En effet, la prestation des premiers ne nécessite pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services et ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, dès lors que la notion de « soins » prend, dans le service de la demande d’enregistrement contestée, un sens médical, qui n’existe pas dans les produits de la marque antérieure. En outre, il n’est pas démontré par la société opposante que ces services et ces produits soient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie similaires aux produits de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : BRAZILIAN BUM BUM La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun la longue séquence verbale BUMBUM (en un seul élément ou en deux éléments), très sonore, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Cette séquence verbale apparaît distinctive au regard des produits et des services en cause. Contrairement à l’argumentation du déposant, son caractère distinctif ne saurait s’apprécier au regard d’un public lusophone, mais au regard d’un public francophone puisque la demande d’enregistrement objet de la présente opposition a été déposée en France. Ainsi, au regard du public français d’attention et de culture moyennes, il n’apparaît pas démontré que la séquence BUM BUM commune aux deux marques soit dotée d’une signification particulière.

Ces signes diffèrent par la présence du terme POWER dans le signe contesté et par celle du terme BRAZILIAN dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans la marque antérieure, la séquence BUM BUM apparaît comme l’élément dominant, le terme BRAZILIAN, compris par le public français comme signifiant « brésilien » ou « brésilienne » de par sa proximité avec ces éléments, sera perçue comme un adjectif venant qualifier la séquence BUM BUM qui le suit. Dans le signe contesté, la dénomination BUMBUM présente un caractère dominant, en raison de sa présentation en attaque et en ce que le terme anglais POWER, aisément traduisible par le consommateur français d’attention et de culture moyennes par le mot « puissance », présente un caractère faiblement distinctif, en ce qu’il est susceptible d’évoquer la qualité des services proposés. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BUMBUM POWER est donc similaire à la marque antérieure BRAZILIAN BUM BUM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité de certains des services et des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BUMBUM POWER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 4693179 est partiellement rejetée, pour les services précités.