OP21-0400 16/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A L a déposé le 6 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 698 904 portant sur le signe verbal CITYAVIE. Le 27 janvier 2021, Monsieur P B , a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CITYA déposée le 22 mai 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 649 914, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 5 mars 2021 sous le n° 21-0400. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 3 mai 2021, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit en registre national des marques et dont une copie a été adressée à l’opposant en application du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous ces services sont rendus à l’exclusion du domaine immobilier. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Aide à l’établissement et/ou au fonctionnement de sociétés de courtage immobilier ; Aide à la direction des affaires dans le cadre d’un réseau de franchise ; Assistance en gestion de franchise commerciale ; Prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; Services de franchise, à savoir fourniture de conseils liés à l’établissement et/ou à l’exploitation commerciale de sociétés de courtage en biens immobiliers ; accompagnement en matière d’évolution de processus organisationnels ; services d’audit (analyses commerciales) ; statistiques commerciales (information) ; services d’études de marché ; Analyse de la gestion des affaires commerciales ; Services d’assistance, de gestion et de planification commerciales dans le domaine de l’immobilier ; Gestion de la vente de biens immobiliers ; Fourniture de pistes de ventes immobilières pour acheteurs potentiels ; Mise en relation de consommateurs avec des professionnels de l’immobilier dans le domaine des services immobiliers, par le biais de l’internet; Fourniture de solutions de planification commerciale et de marketing pour professionnels de l’immobilier; Fourniture de clients potentiels pour l’industrie immobilière; Fourniture d’un site immobilier interactif en ligne assurant la promotion de logements et

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d’appartements en proposant à des acheteurs et locataires potentiels des visites vidéo, des descriptions de biens immobiliers, des textes, des prix, des données de localisation, des cartes et d’autres informations pouvant influencer un acheteur ou un locataire potentiel dans sa prise de décision concernant un achat ou une location; Ventes aux enchères de biens immobiliers ; Publicité ; Services publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; Services de publicité dans le domaine de l’immobilier ; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Services de marketing en matière immobilière ; Services de marketing immobilier, à savoir, services en ligne proposant des visites de biens immobiliers résidentiels et commerciaux ; Analyse marketing de biens immobiliers ; Organisation de présentations et d’expositions de logements et de biens immobiliers à des fins promotionnel es ou publicitaires ; recherches de marchés ; sondages et enquêtes d’opinion ; relations publiques ; conseils en communication [relations publiques] ; promotion de services financiers, immobiliers et d’assurances pour le compte de tiers ; services de revues de presse ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; Recueil et systématisation de données dans un fichier central ; Recueil de données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; Compilation de listes de courtage immobilier ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; service de communication électronique et par ordinateur; services de diffusion; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; services de messagerie en ligne; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission d’informations par voie télématique; transmission d’informations contenues dans les banques de données; services de transmission et de visualisation d’informations d’une banque de données stockées sur ordinateur; service d’échange électronique de données; agence de presse et d’information (nouvel es); services de fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; services d’affichages électroniques (télécommunications); services de mise à disposition de facilités virtuel es pour interaction en temps réel entre les utilisateur d’ordinateurs (forums), à savoir transmission d’informations par réseaux de télécommunication ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;

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audits d’entreprises (analyses commerciales) ; tous ces services sont rendus à l’exclusion du domaine immobilier » de la demande d’enregistrement, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu’indique le déposant, qu’il ait « limité l’étendue de la protection des services figurant en classe 35 et 41 en excluant ces services du domaine immobilier (…) l’opposition concernent le domaine immobilier », dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libel é car désignés dans les mêmes termes, mais également aux services similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de services de la marque antérieure, ainsi qu’aux services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité avec les services de la marque antérieure, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, la précision du libel é de la demande d’enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces services à tout lien avec ceux de la marque antérieure. Les services de « travaux de bureau, tous ces services sont rendus à l’exclusion du domaine immobilier » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « recueil et systématisation de données dans un fichier central ; Recueil de données informatiques ; gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure s’entendent de prestations visant à réaliser toutes tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers. Il en va de même du service de « reproduction de documents, tous ces services sont rendus à l’exclusion du domaine immobilier » de la demande d’enregistrement contestée et du service de « gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les liens invoqués par la société opposante avec les services de « Compilation de listes de courtage immobilier » de la marque antérieure, dès lors que la similarité des services précités de la demande a été déjà démontrée avec certains services invoqués de la marque antérieure. Les services de « comptabilité, tous ces services sont rendus à l’exclusion du domaine immobilier » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne un service permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan ainsi que le contrôle des comptes d’une entreprise présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Conseils en organisation et direction des affaires» de la marque antérieure lesquels désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine économique commune. Enfin, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement présentent manifestement un lien étroit et obligatoire avec les services de « télécommunications » de la marque antérieure, les premiers ayant directement pour objet les seconds. En revanche, les « services de bureaux de placement ; portage salarial ; tous ces services sont rendus à l’exclusion du domaine immobilier » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emploi et de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en organisation et direction des affaires ;

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accompagnement en matière d’évolution de processus organisationnels » de la marque antérieure, lesquels désignent la mise à disposition d’une assistance et de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agence pour l’emploi et entreprises spécialisées dans le recrutement pour les premiers / sociétés d’audit et consultants en affaires pour les seconds). Il ne saurait suffire que tous ces services soient susceptibles de désigner respectivement des prestations « visant la mise en place d’un mode de travail, permet d’exercer une activité économique, de façon organisée », ce qui n’est au demeurant pas avéré, pour les déclarer similaires, dès lors que les services en cause présentent par ail eurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. De plus, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous ces services sont rendus à l’exclusion du domaine immobilier » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Mise en relation de consommateurs avec des professionnels de l’immobilier dans le domaine des services immobiliers, par le biais de l’internet ; Fourniture de clients potentiels pour l’industrie immobilière ; Administration commerciale » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations d’information et de conseil en matière commerciale et immobilière visant notamment à accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (conciergeries pour les premiers, cabinets d’audits et de consultants d’affaires pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), tous ces services sont rendus à l’exclusion du domaine immobilier » de la demande d’enregistrement contestés, qui visent la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « télécommunications ; agences de presse ou d’informations (nouvel es) » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, rendues par des opérateurs de télécommunications, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds. Les services précités ne sont pas complémentaires, ni dès similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CITYAVIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination CITYA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée tout comme la marque antérieure comporte un élément verbal. Les signes ont en commun l’élément verbal CITYA, seul élément verbal de la marque antérieure et présenté en attaque du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. A cet égard, contrairement aux assertions du déposant, il importe peu que la marque verbale antérieure CITYA soit représentée en lettres majuscules et la demande d’enregistrement en lettres minuscules à l’exception de la première lettre C, dès lors que cette différence est insignifiante et risque d’échapper à l’attention du consommateur. Si ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal -VIE dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer ladite différence. En effet, l’élément verbal CITYA au sein du signe contesté et de la marque antérieure apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, ce terme CITYA, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa longueur et de sa présentation en attaque et en ce que le terme VIE qui le suit, sera appréhendé comme un mot d’usage courant se rapportant au terme CYTIA le mettant ainsi en exergue. Ainsi et contrairement à ce que soutient le déposant, le terme CITYA est clairement détachable du terme VIE et apparaît comme l’élément le plus à même de retenir l’attention du consommateur, tant en raison de sa présentation que du caractère accessoire du terme VIE qui lui est accolé. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que l’élément verbal CITYAVIE du signe contesté sera perçu comme un « néologisme particulièrement distinctif » signifiant « Vie à la vil e » alors que la marque antérieure sera perçue comme « un prénom féminin » ; en effet, outre le fait que l’évocation al éguée par le déposant du signe contesté n’est nul ement évidente, il apparaît plus probable que le terme CITYA soit perçu comme un simple néologisme sans évocation particulière dans chacun des deux signes.

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Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté CITYAVIE est donc similaire à la marque verbale française complexe antérieure CITYA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CITYAVIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CITYA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; tous ces services sont rendus à l’exclusion du domaine immobilier ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».

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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus.