OPP 21-0422 16/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R E H a déposé, le 27 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 706 478, portant sur le signe complexe SIPILOT.COM. Le 29 janvier 2021, la société SyncPilot GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

2

— l’enregistrement international désignant l’Union européenne, portant sur le signe complexe SYNCPILOT DIGITAL DNA SOLUTIONS, enregistré le 14 juil et 2017 sous le n° 1 437 510, sur le fondement du risque de confusion, et
- l’enregistrement international désignant l’Union européenne, portant sur le signe complexe SYNCPILOT, enregistré le 5 octobre 2020 sous le n° 1 576 040, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’enregistrement international n° 1 437 510 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de conseil ers d’affaires dans les domaines des technologies de l’information, des ordinateurs, des logiciels, de l’informatique en nuage et des architectures d’entreprise; services de gestion de bases de données; services d’externalisation en matière de technologies de l’information; services d’évaluation et gestion de risques commerciaux ; instal ation, maintenance et réparation de matériel informatique; services de mise à niveau et mise à jour de matériel informatique; services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de réparation de logiciels informatiques.; services éducatifs et de formation, à savoir mise à disposition de cours, d’ateliers, de séminaires, de conférences, de séminaires sur le web et de séquences vidéo non téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des développements technologiques et des technologies de l’information; mise à disposition de publications non téléchargeables en ligne sous forme d’articles, de séquences vidéo et de blogs proposant des informations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des développements technologiques et des technologies de l’information ; services éducatifs et de formation, à savoir mise à disposition de cours, d’ateliers, de séminaires, de conférences, de séminaires sur le web et de séquences vidéo non téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des développements technologiques et des technologies de l’information; mise à disposition de publications non téléchargeables en ligne

3

sous forme d’articles, de séquences vidéo et de blogs proposant des informations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des développements technologiques et des technologies de l’information ; services de conseil ers dans les domaines des technologies de l’information et des télécommunications, du matériel informatique, des logiciels et de l’informatique en nuage; services de conseil ers en matière de sécurité de données; services de développement de logiciels informatiques et de matériel informatique; services de conception, de déploiement, d’intégration et de gestion de matériel informatique, de logiciels et de réseaux, ainsi que de systèmes de technologie de l’information; services informatiques en ligne, à savoir prestation de services de filtrage de courriers indésirables pour la protection de sites web et d’applications en ligne contre la réception de messages non sol icités; services informatiques, à savoir gestion à distance et sur site de systèmes de technologie de l’information (ti) et d’applications logiciel es de tiers, ainsi que services de récupération de données; services informatiques, à savoir services d’administration de systèmes informatiques pour des tiers; services d’assistance technique, à savoir surveil ance et gestion de fonctions technologiques de serveurs et de systèmes de réseaux informatiques, services de bureau de service ou services d’assistance pour infrastructures informatiques, systèmes d’exploitation, systèmes de bases de données et applications web, mise à disposition d’instal ations et de programmes informatiques de sauvegarde; services de protection contre les virus informatiques; services de sauvegarde et de sauvegarde à distance en ligne pour des données informatiques; services de gestion, de migration, de récupération, de sécurité, de chiffrement et de stockage pour des données informatiques; instal ation, maintenance et réparation de logiciels; services d’hébergement sur serveurs et en nuage; services de conseil ers en matière de conception, sélection, implémentation et utilisation de matériels informatiques et systèmes logiciels pour des tiers; planification de récupération après sinistre informatique; services de location d’ordinateurs et de programmes informatiques; services informatiques professionnels, à savoir analyse de réseau, conception de lan/wan, ingénierie sans fil, virtualisation et gestion de projets informatiques; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures à distance et sur place, pour la surveil ance, l’administration et la gestion de systèmes d’application et de technologie de l’information infonuagiques publics et privés; mise à disposition de sites web proposant des informations sur les technologies informatiques par le biais d’internet; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables permettant l’accès et la gestion de systèmes de technologies de l’information (ti), d’infrastructures ti, d’inventaire et de gestion de ressources ti, d’automatisation de processus ti, de cycles de vie de dispositifs ti, de sécurité informatique, de rapports et de prévisions ti, de surveil ance de performances et d’anomalies d’infrastructures et la facilitation de fonctions de bureau de service et de services d’assistance pour utilisateurs de ti; services de conseil ers et d’assistance technique dans le domaine des réponses à des incidents ti et de la gestion d’incidents ti; services de conseil ers dans le domaine du test et du déploiement d’infrastructures ti, de systèmes d’exploitation, de systèmes de base de données, de logiciels, de matériel informatique et d’applications web; services de gestion d’incidents pour le test et le déploiement d’infrastructures ti, de systèmes d’exploitation, de systèmes de base de données, de logiciels, de matériel informatique et d’applications web; services d’assistance technique, à savoir prestation de services d’assistance et de conseil ers en évaluation, remédiation et optimisation pour des infrastructures ti, des systèmes d’exploitation, des systèmes de base de données, des logiciels, du matériel informatique et des applications web ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels informatiques ; plateformes logiciel es informatiques pour le commerce électronique ; programmes informatiques [mémorisés] ; programmes informatiques [téléchargeables] ; supports de données optiques et magnétiques ; dvd ; publications électroniques [téléchargeables] ; équipements pour le traitement de données ; dispositifs de stockage pour équipements de traitement de données ; services de conseil en affaires en matière d’utilisation de matériel informatique et logiciels informatiques, ainsi que des nouveaux médias et d’internet pour et dans les entreprises ; services de consultants pour entreprises, en particulier dans les domaines des services de conseil ers d’affaires, du conseil en gestion d’affaires et gestion de projets en matière d’optimisation de processus et processus d’affaires, ainsi que d’utilisation de logiciels de conseil en affaires pour la gestion de réclamations et/ou la communication, l’archivage ; services de conseil dans le domaine de la promotion des ventes et conseils d’affaires pour la distribution de produits ; services d’analystes d’affaires ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; gestion commerciale de la délivrance de licences afférentes à des produits et des services pour des tiers ; services de vente en gros et au détail dans le domaine des logiciels et progiciels ;

4

télécommunications ; services de télécommunication par le biais de plateformes et de portails sur internet ; transmission de fichiers numériques ; fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données; mise à disposition de services de courrier électronique ; mise à disposition de lignes de discussion, salons de discussion et forums ; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission électronique de données et de documents par le biais d’internet et d’autres bases de données ; services de transmission électronique de textes et équipements multimédias ; fourniture d’accès à des contenus, sites web et portails internet ; fourniture d’accès à des bases de données, sites de vente au détail et plateformes de vente polyvalentes sur internet ; services de formation dans le domaine du matériel informatique et des logiciels informatiques ; services de cours de formation en matière de ventes et formation à la vente ; mise à disposition de publications électroniques [non téléchargeables] ; coaching ; services de publication et publication de textes [autres que publicitaires] ; perfectionnement du personnel par le biais de l’enseignement et de la formation ; services d’organisation et d’animation de formations de séminaires, de cours magistraux, de symposiums, d’ateliers, de congrès, de conférences, d’événements scientifiques et d’événements de formation ; services d’éducation, de formation, de perfectionnement, y compris médias en ligne et hors ligne ; production de films sur bandes vidéo ; services de conseil ers dans le domaine des technologies de l’information [ti] ; services de conseil ers en réseaux informatiques ; création de logiciels ; création de programmes pour systèmes pour le traitement de données ; services d’implémentation, de maintenance et maintenance de programmes informatiques [logiciels] ; location de logiciels ; mise à disposition et location d’espaces de stockage sur des serveurs et sur internet ; services de fournisseurs de services applicatifs [asp], à savoir fourniture et hébergement de logiciels à utiliser sur des réseaux de données publics ou privés ; logiciels en tant que services [saas] ; services d’hébergement de sites web, logiciels en tant que services [saas] ; informatique en nuage ; services électroniques de sauvegarde et stockage de données ainsi qu’assistance aux utilisateurs et assistance technique aux utilisateurs par le biais de services de conseil ers informatiques ; récupération de données informatiques ; services de protection contre les virus informatiques ; services de concepteurs graphiques ; conception de logiciels ; services de conseil ers en rapport avec des plateformes numériques pour le commerce en ligne ; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la signature numérique de fichiers, photographies et autres documents électroniques ; services de location de plateformes numériques et équipements informatiques, à savoir cartes mères, mémoires principales, services, logiciels de base, systèmes d’exploitation, connexions réseau, dispositifs de sauvegarde et stockage ; services d’octroi d’al ocations de licences et administration de licences logiciel es ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

5

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SIPILOT.COM, tel que reproduit ci- dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe SYNCPILOT DIGITAL DNA SOLUTIONS, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de d’une dénomination et d’une extension de nom de domaine, ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs, et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux présentés de façon particulière et en couleurs. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun les dénominations très proches SIPILOT, au sein du signe contesté, et SYNCPILOT, pour la marque antérieure. Ces dénominations sont de longueur comparable et ont en commun six lettres, sur sept pour la demande contestée et neuf pour la marque antérieure, placées dans le même ordre et formant les sonorités identiques d’attaque [si] et finale [pilot]. A cet égard, la substitution au sein du signe contesté, de la lettre I aux lettres YNC de la marque antérieure, ne saurait écarter l’impression d’ensemble commune laissée par ces dénominations proches, lesquel es demeurent marquées par les lettres et sonorités communes précitées. Les signes en cause diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, de l’extension de nom de domaine .COM ainsi que d’éléments de ponctuation </> et de la représentation d’un nuage, le tout de couleur orange, et par la présence, au sein de la marque antérieure, des éléments verbaux DIGITAL DNA SOLUTIONS, ainsi que d’un cartouche rectangulaire de couleur bleu.

6

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les dénominations SIPILOT et SYNCPILOT apparaissent distinctives à l’égard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination SIPILOT apparaît essentiel e, dès lors qu’el e est suivie de l’extension de nom de domaine .COM, laquel e renvoie directement au commerce en ligne et n’est, dès lors, pas de nature à retenir l’attention du consommateur, à titre de marque. De même, la présence des éléments de ponctuation </> et l’élément figuratif représentant un nuage , n’altère pas non-plus le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination SIPILOT et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque. Pareil ement au sein de la marque antérieure, la dénomination SYNCPILOT constitue l’élément essentiel du signe, dès lors qu’el e est suivie des éléments DIGITAL DNA SOLUTIONS, inscrits sur une ligne inférieure, dans une police de caractères de petite tail e, clairement séparés de la dénomination SYNCPILOT et apparaissant comme un simple slogan commercial accessoire se rapportant à la nature des produits et services proposés. A cet égard, la présence du cartouche de couleur bleu foncé au sein duquel est positionnée la dénomination SYNCPILOT participe à la mettre en exergue. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuel es et phonétiques, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similitude entre les signes en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe complexe contesté SIPILOT.COM est donc similaire à la marque complexe antérieure SYNCPILOT DIGITAL DNA SOLUTIONS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

7

B. Sur le fondement de l’enregistrement international n° 1 576 040 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques ou similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SIPILOT.COM, tel que reproduit ci- dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe SYNCPILOT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe qui ne diffère du signe contesté que par sa présentation particulière n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination SYNCPILOT, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure ci-dessus . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

8

CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SIPILOT.COM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée