OPP21-0480 07/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MANHITY DISCOUNT (Société à responsabilité limitée) a déposé le 13 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4701257 portant sur la marque verbale MARCHE PEÏ. Le 3 février 2021, la société SMERALDA S.R.L. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne PEIA déposée le 8 août 2017, enregistrée sous le n° 017077611, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MARCHE PEÏ. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun un terme visuel ement et phonétiquement proche, à savoir PEÏ (pour ce qui est du signe contesté) et PEIA (pour ce qui est de la marque antérieure). Ces éléments ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque PEI- constitutive du second terme de la demande d’enregistrement contestée. Ces termes présentent ainsi une physionomie et une prononciation des plus proches. Les signes diffèrent par l’ajout, au sein de la marque antérieure, de la lettre finale A et d’éléments figuratifs (un carré blanc à l’intérieur duquel figurent un losange noir et un poisson stylisé) et, au sein de la demande d’enregistrement contestée, par l’ajout du terme MARCHE en attaque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées qui ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, les éléments verbaux PEÏ et PEIA apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. Au sein de la marque antérieure, l’élément PEIA par lequel le signe sera lu présente un caractère essentiel la présence des éléments figuratifs n’en altérant pas le caractère immédiatement perceptible. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Ainsi, ces éléments figuratifs, sans incidence phonétique, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que le terme PEIA, représenté en gras et en lettres de couleur blanche sur un fond noir, reste immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure. Il en va de même dans le signe contesté en raison du caractère descriptif du terme MARCHE au regard de produits et services susceptibles d’être achetés ou rendus sur un marché ou d’en être originaire . Les termes communs proches PEÏ et PEIA apparaissent donc comme les éléments dominants des deux signes en cause. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es et surtout phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal MARCHE PEÏ constitue donc l’imitation de la marque antérieure complexe PEIA. Sur la comparaison des produits et services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Anchois non vivants; Varechs comestibles; Amuse-gueule congelés composés principalement de fruits de mer; Fruits de mer en conserve; Poisson conservé; Pâte à tartiner à base de poisson; Pâte à tartiner à base de poisson fumé; Pâte à tartiner à base de fruits de mer; Croquettes de poisson; Croquettes de saumon; Crustacés non vivants; Extraits de fruits de mer; Extraits de poisson; Crevettes séchées; Crevettes décortiquées; Gelées de fruits de mer; Poisson en gelée; Crabes non vivants; Saucisses de poisson; Salade d’œufs de mulet; Mousses de poisson; Fruits de mer congelés; Mol usques non vivants; Brèmes de mer non vivantes; Ormeaux non vivants; Pâte d’anchois; Pâte de crevettes; Mousse de poisson; Pâtés; Poisson cuit surgelé; Poisson cuit; Poissons non vivants; Poisson fumé; Poisson congelé; Poisson dans l’huile d’olive; Poisson saumuré; Conserves de poisson; Poisson transformé; Poisson bouil i et séché; Poisson mariné dans le vinaigre; Poisson séché; Ril ettes de poisson et de fruits de mer; Poulpes non vivants; Boulettes de poisson; Produits de la pêche en bocal; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Saumon non vivant; Thon conservé; Thon à l’huile; Œufs en poudre; Œufs de poisson artificiels préparés; Œufs de poisson préparés; Œufs d’oursins fermentés dans le sel; Œufs de saumon de mer à usage alimentaire; Œufs de truite de mer à usage alimentaire; Œufs de hareng déshydratés; Palourdes non vivantes; Chaudrée ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Anchois non vivants; Varechs comestibles; Amuse-gueule congelés composés principalement de fruits de mer; Fruits de mer en conserve; Poisson conservé; Pâte à tartiner à base de poisson; Pâte à tartiner à base de poisson fumé; Pâte à tartiner à base de fruits de mer; Croquettes de poisson; Croquettes de saumon; Crustacés non vivants; Extraits de fruits de mer; Extraits de poisson; Crevettes séchées; Crevettes décortiquées; Gelées de fruits de mer; Poisson en gelée; Crabes non vivants; Saucisses de poisson; Salade d’œufs de mulet; Mousses de poisson; Fruits de mer congelés; Mol usques non vivants; Brèmes de mer non vivantes; Ormeaux non vivants; Pâte d’anchois; Pâte de crevettes; Mousse de poisson; Pâtés; Poisson cuit surgelé; Poisson cuit; Poissons non vivants; Poisson fumé; Poisson congelé; Poisson dans l’huile d’olive; Poisson saumuré; Conserves de poisson; Poisson transformé; Poisson bouil i et séché; Poisson mariné dans le vinaigre; Poisson séché; Ril ettes de poisson et de fruits de mer; Poulpes non vivants; Boulettes de poisson; Produits de la pêche en bocal; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Saumon non vivant; Thon conservé; Thon à l’huile; Œufs en poudre; Œufs de poisson artificiels préparés; Œufs de poisson préparés; Œufs d’oursins fermentés dans le sel; Œufs de saumon de mer à usage alimentaire; Œufs de truite de mer à usage alimentaire; Œufs de hareng déshydratés; Palourdes non vivantes; Chaudrée » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne portant pas nécessairement sur les seconds, lesquels peuvent être consommés sans l’intervention des premiers. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer que « Ces services sont une étape essentiel e pour faire connaître les produits auprès du public et promouvoir les ventes des produits de la marque antérieure et ils peuvent être fournis par les mêmes sociétés ou des sociétés liées » dès lors que tel est le cas pour de très nombreux produits. En décider autrement, sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires tous les produits de manière générale avec les services ayant trait à la publicité alors que ces derniers sont rendus par des entreprises distinctes de cel e produisant les produits alimentaires précités et ne visent pas la même clientèle. L’origine de ces services ne saurait être confondue avec cel e des produits en cause et aucun lien nécessaire et exclusif ne peut être retenu entre eux.. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’était pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les services de « réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Anchois non vivants; Varechs comestibles; Amuse- gueule congelés composés principalement de fruits de mer; Fruits de mer en conserve; Poisson Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 conservé; Pâte à tartiner à base de poisson; Pâte à tartiner à base de poisson fumé; Pâte à tartiner à base de fruits de mer; Croquettes de poisson; Croquettes de saumon; Crustacés non vivants; Extraits de fruits de mer; Extraits de poisson; Crevettes séchées; Crevettes décortiquées; Gelées de fruits de mer; Poisson en gelée; Crabes non vivants; Saucisses de poisson; Salade d’œufs de mulet; Mousses de poisson; Fruits de mer congelés; Mol usques non vivants; Brèmes de mer non vivantes; Ormeaux non vivants; Pâte d’anchois; Pâte de crevettes; Mousse de poisson; Pâtés; Poisson cuit surgelé; Poisson cuit; Poissons non vivants; Poisson fumé; Poisson congelé; Poisson dans l’huile d’olive; Poisson saumuré; Conserves de poisson; Poisson transformé; Poisson bouil i et séché; Poisson mariné dans le vinaigre; Poisson séché; Ril ettes de poisson et de fruits de mer; Poulpes non vivants; Boulettes de poisson; Produits de la pêche en bocal; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Saumon non vivant; Thon conservé; Thon à l’huile; Œufs en poudre; Œufs de poisson artificiels préparés; Œufs de poisson préparés; Œufs d’oursins fermentés dans le sel; Œufs de saumon de mer à usage alimentaire; Œufs de truite de mer à usage alimentaire; Œufs de hareng déshydratés; Palourdes non vivantes; Chaudrée » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à la réalisation des seconds, lesquels n’impliquent pas nécessairement le recours aux premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il que les signes en cause soient identiques, ou suffisamment proches et qu’il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MARCHE PEÏ ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI