21-0502 27/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE La société ROCHE HABITAT SAS (Société par actions simplifiée), a déposé le 09 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4 699 743 portant sur la dénomination ROCHE.

Le 04 février 2021, la société DMC ROCHE (Société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination ROCHE, déposée le 09 juillet 1991 et renouvelée 01 juin 2021 sous le n°1 677 841.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. La société opposante a répondu aux observations en réponse de la société déposante et a fourni plusieurs pièces afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque antérieure. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la preuve de l’usage

Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 09 novembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 

substantielle de la France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 09 novembre 2015 au 09 novembre 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « Meubles de toutes sortes, fauteuils, canapés, lits ».

Afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque antérieure pour les produits, la société opposante a fourni les pièces suivantes :

— Annexe 1 : 8 factures comportant une date située dans la période pertinente, portant sur des ventes en France de meubles et coussins, pour un montant cumulé d’environ 70 000 EUR
- Annexe 2 : 7 factures de prestation de publicité et communication réalisées pour l‘opposante en France au cours de la période pertinent, pour un montant cumulé d’environ 30 000 EUR

Nature de l’usage La société déposante relève que « les factures communiquées au sein de l’Annexe 1 font état de la marque ROCHEBOBOIS et non de la marque ROCHE telle que déposée et enregistrée auprès de l’ INPI » et que « Les factures communiquées au sein de l’Annexe 2 ne font également nullement état d’un usage de la marque ROCHE en lien avec les produits visés en classe 20 ».

En effet, force est de constater que la marque antérieure ROCHE est toujours utilisée sous les formes ROCHEBOBOIS ou ROCHE BOBOIS, et que l’élément BOBOIS apparait aussi distinctif et important que le terme ROCHE.

Dès lors, la présence du terme BOBOIS a pour effet d’altérer le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré.

A cet égard, l’opposant fait valoir que «les preuves d’usage comportent bien le terme ROCHE occupant une position distinctive autonome du fait de l’utilisation de caractères de forme spécifique ». Cependant, cette présentation ne saurait conférer à l’élément BOBOIS un caractère négligeable, de sorte que la présence de cet élément entraîne une différence substantielle entre la forme sous laquelle la marque est utilisée, d’une part, et la forme enregistrée de la marque, d’autre part.

De plus, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, « l’indication D.M. C. ROCHE » figurant sur les factures constitue un usage à titre de dénomination sociale et non à titre de marque.

Ainsi, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits servant de base à l’opposition, à savoir les « Meubles de toutes sortes, fauteuils, canapés, lits ».

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CONCLUSION En conséquence, à défaut de preuves suffisantes de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure n° 1 677 841, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

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