OPP 21-0535 10/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JAPOCAT Société à responsabilité limitée (SARL) a déposé le 12 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 21 4700626 portant sur le signe verbal JAPOCAT. Le 4 février 2021, la société CATERPILLAR INC. (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne CAT, enregistrée le 1er mars 2016 sous le n° 015167711. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 4 mai 2021, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R.712-17 4° du code de la propriété intel ectuel e, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période quatre mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 5 septembre 2021, au stade où el e se trouvait le 4 mai 2021, date de la suspension. Enfin, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs; moteurs électriques pour véhicules; transmissions; embrayages; mécanismes d’embrayages; butées de débrayage; amortisseurs de torsion d’embrayages; volants d’inertie; volants d’inertie avec amortisseur de torsion; commandes d’embrayages hydrauliques; commandes électriques d’embrayages; actionneurs électroniques et hydrauliques de commandes d’embrayages; coupleurs (machines); convertisseurs de couple pour véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle ; ralentisseurs; freins et instal ations de freinage pour véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle; freins et ralentisseurs hydrodynamiques; ceintures de sécurité pour passagers de véhicules; accessoires pour l’équipement ou l’ornementation des véhicules, à savoir capots, portes, pare-chocs, volants, pare-brise, vitres, capotes pour véhicules, boîtes de vitesses, essieux, roues, jantes de roues, pneus, chambres à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour l’équilibrage des roues, pompes à air, chaînes pour automobiles, sièges, housses pour sièges, sièges de sécurité pour enfants, appuie-tête pour sièges, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis; direction assistée électrique et/ou électronique; suspension assistée électronique; garnitures de freins; antivols de direction; actionneurs de serrures; avertisseurs sonores; essuie-glaces et leurs composants tels que balais d’essuie-glaces, connecteurs et systèmes d’attache de balais d’essuie-glace, bras d’essuie-glaces, déflecteurs; organes de transmission de mouvement pour essuie-glaces; platines de support d’essuie-glaces; moteurs électriques; bocaux de lave-glaces; bouchons de réservoirs sans serrure; bouchons de réservoirs avec serrure; cylindres de freins de commande hydraulique d’embrayage; maîtres-cylindres de freins ou d’embrayages; poignées de portières de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules (capitonnages); systèmes de freinage automatique; pare-brise intégrant un écran de visualisation de données et d’images; rétroviseurs avec caméra vidéo, avec afficheur, avec feu de signalisation; essuie-projecteurs; turbines; boîtes de vitesses robotisées ; antivols de direction électriques ; Services de vente au détail ou en gros dans des boutiques physiques ou en ligne de pièces détachées automobiles, à savoir : moteurs; moteurs électriques pour véhicules, transmissions, embrayages, mécanismes d’embrayages, butées de débrayage, amortisseurs de torsion d’embrayages, volants d’inertie, volants d’inertie avec amortisseur de torsion, commandes d’embrayages hydrauliques, commandes électriques d’embrayages, actionneurs électroniques et hydrauliques de commandes d’embrayages, coupleurs (machines), convertisseurs de couple pour véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle, ralentisseurs, freins et instal ations de freinage pour véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle, freins et ralentisseurs hydrodynamiques, ceintures de sécurité pour passagers de véhicules, accessoires pour l’équipement ou l’ornementation des véhicules, à savoir capots, portes, pare-chocs, volants, pare-brise, vitres, capotes pour véhicules, boîtes de vitesses, essieux, roues, jantes de roues, pneus, chambres à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour l’équilibrage des roues, pompes à air, chaînes pour automobiles, sièges, housses pour sièges, sièges de sécurité pour enfants, appuie- tête pour sièges, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, direction assistée électrique

et/ou électronique, suspension assistée électronique; garnitures de freins, antivols de direction, actionneurs de serrures, avertisseurs sonores, essuie-glaces et leurs composants tels que balais d’essuie-glaces, connecteurs et systèmes d’attache de balais d’essuie-glace, bras d’essuie-glaces, déflecteurs, organes de transmission de mouvement pour essuie-glaces, platines de support d’essuie- glaces, moteurs électriques, bocaux de lave-glaces, bouchons de réservoirs sans serrure, bouchons de réservoirs avec serrure, cylindres de freins de commande hydraulique d’embrayage, maîtres- cylindres de freins ou d’embrayages, poignées de portières de véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules, garnitures intérieures de véhicules (capitonnages), systèmes de freinage automatique, pare-brise intégrant un écran de visualisation de données et d’images, rétroviseurs avec caméra vidéo, avec afficheur, avec feu de signalisation, essuie-projecteurs, turbines, boîtes de vitesses robotisées, antivols de direction électriques; services de conseils et informations commerciales dans les domaines de la vente et la promotion de pièces détachées automobiles ; Réparation, nettoyage et entretien de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), rechapage ou vulcanisation (réparation de pneus) ; services d’instal ation de pièces détachées automobiles ; prestation de conseils et services de conseil ers relatifs à tous les services précités ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Serrures électriques ; Véhicules pour agriculture, compactage, construction, démolition, traitement de sol, tracé de sol, terrassement, sylviculture, paysagisme, levage, propulsion marine, manipulation de matériaux, extraction, pail age, distribution de pétrole et gaz, exploration de pétrole et gaz, production de pétrole et gaz, pavage, pose de conduites, génération d’électricité, construction et réparation de routes, préparation et réparation de sites, forage de tunnels et gestion de la végétation; Locomotives; Autorails; Moteurs et assemblages d’arrivée d’air et échappement pour véhicules terrestres; Et pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Tracteurs et moteurs de tracteurs; Camions de transport routier et remorques; Véhicules d’extraction minière, Pavage, agriculture, sylviculture, Aménagement des sols et manutention, À savoir, Camions articulés, Camions tout-terrain, Tombereaux de chantiers souterrains, tracteurs non routiers; Chariots élévateurs à fourche à combustion interne; Chariots élévateurs à fourche électriques; Déplaceurs électriques de palettes, déplaceurs manuels de palettes; Locomotives; Tracteurs agricoles; Pièces structurel es, de réparation et de rechange pour les moteurs des véhicules précités; Châssis de véhicules; Bandages de roues pour véhicules; Roues; Chenil es de véhicules; Camions; Camions bennes; Véhicules terrestres comprenant des appareils de chargement, de compactage, de pose de tuyaux et de calibrage; Valves de pneus; Pots d’échappement; Radiateurs et bouchons de radiateurs; Circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques; Accouplements pour véhicules terrestres; Gonfleurs/accessoires de véhicules; Avertisseurs sonores pour véhicules; Rétroviseurs pour véhicules; Garde-boue, bavettes garde-boue, protections anti-pluie, bavettes anti- pluie; Sièges et ceintures de sécurité; Essuie-glace et balais d’essuie-glace, systèmes antidérapants; Chaînes antidérapantes; Freins de véhicules; Garnitures de freins pour véhicules; Housses de véhicules; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Pièces et accessoires compris dans la classe 12 pour véhicules terrestres, machines agricoles et machines de terrassement, à savoir joints, manivel es, arbres à cames, moteurs, paliers, tiges, revêtements intérieurs, transmissions pour véhicules terrestres et leurs pièces structurel es, de réparation et de rechange; Moteurs de démarrage, alternateurs, pistons, culasses, turbocompresseurs, pièces de systèmes de graissage, blocs de freins pour véhicules terrestres; Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules ; Bouchons non métal iques ; Services d’un magasin de vente au détail de (…) moteurs, (…) et pièces, éléments constitutifs et accessoires pour les produits précités ; (…) Services d’un magasin de vente au détail en ligne et services d’un magasin de vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules terrestres (…) transmissions pour véhicules terrestres et leurs pièces structurel es, de réparation et de rechange ; (…) Services d’un magasin de vente au détail (…) d’accouplements et organes de transmission et pièces, éléments constitutifs et accessoires pour les produits précités ; (…) Services d’un magasin de vente au détail en ligne et services d’un magasin de vente au détail de (…) freins pour véhicules, garnitures de freins pour véhicules ; (…) Services d’un magasin de vente au détail en ligne et services d’un magasin de vente au détail de (…) ceintures de sécurité ; Services d’un magasin de vente au détail en ligne et services d’un magasin de vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules terrestres ; (…) Services d’informations en matière d’affaires ; (…) Conseils en organisation des affaires ; (…) Services d’informations en ligne en matière d’achat de moteurs et équipements ; (…) ; Services de réparation et d’instal ation de véhicules, équipements, machines, moteurs,

machines-outils, et leurs pièces, destinés à l’agriculture, au compactage, à la construction, à la démolition, à l’amendement des sols, à la configuration des sols, au terrassement, à la sylviculture, au paysagisme, à l’entretien des pelouses, au levage, à la propulsion marine, à la manutention de matériaux, à l’exploitation minière, au pail age, à la distribution de pétrole et de gaz, à la prospection pétrolière et gazière, à la production pétrolière et gazière, au pavage, à la pose de tuyaux, à la production d’électricité, à la construction et à la réparation des routes, à la préparation et à la restauration de sites, au forage de tunnels, et à la gestion de la végétation ; (…) Instal ation, entretien et réparation de machines ; (…) Réparation, révision et entretien de véhicules, moteurs, équipements, machines, machines-outils et leurs unités de commande et pièces pour agriculture, compactage, construction, démolition, traitement de sol, tracé de sol, terrassement, sylviculture, paysagisme, levage, propulsion marine, manutention de matériaux, extraction, pail age ; Réparation, révision et entretien de véhicules, moteurs, équipements, machines, machines-outils et leurs unités de commande et pièces pour distribution de pétrole et gaz, exploration de pétrole et gaz, production de pétrole et gaz, pavage, pose de conduites, génération d’électricité, construction et réparation de routes, préparation et réparation de sites, forage de tunnels et gestion de la végétation ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe CAT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique ; la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif, dans une police de caractères et une mise en forme particulières. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun la séquence CAT, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence JAPO, placée en attaque dans le signe contesté, ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme CAT apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme CAT, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que, comme le relève la société opposante, la séquence JAPO qui le précède sera susceptible « d’être perçu[e] comme une abréviation du mot « japonais » » et donc « comme un adjectif permettant de qualifier l’élément distinctif CAT ». Ainsi, la séquence JAPO se rapporte directement au terme CAT, le mettant en exergue, et ne sera donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté JAPOCAT est donc similaire à la marque complexe antérieure CAT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JAPOCAT ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CAT.

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.