OPP 21-0725 Le 20/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E B a déposé le 23 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4704394 portant sur le signe verbal BY LILLY. Le 18 février 2021, la société LILLY A/S (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LILLY, déposée le 18 juil et 1997 et régulièrement renouvelée sous le numéro 000580282, sur le fondement du risque de confusion. Les 23 février et 16 mars 2021, l’Institut a adressé à la déposante des notifications portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assorties de propositions de régularisation, réputées acceptées à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.

2 L a déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à l’opposante en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite aux propositions de régularisation faites par l’Institut et acceptées par la titulaire de la demande d’enregistrement et au retrait partiel de la demande d’enregistrement qu’el e a effectué, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; vêtements vintage, vêtements d’occasion ; Vêtements de seconde main ; aucun des produits précités n’étant des produits nuptiaux (à savoir, voiles nuptiaux, sous-vêtements nuptiaux, col ants nuptiaux, chaussures nuptiales), des tenues de mariage, des robes de soirée, des robes de mariées, des robes de demoisel es d’honneur ou des vêtements pour cérémonies religieuses ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapel erie pour occasions religieuses et fêtes ». Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BY LILLY ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination LILLY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun le terme LILLY, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme BY, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme LILLY apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. De plus, ce terme LILLY, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant dans le signe contesté, le terme anglais BY qui signifie « par » en anglais se rapportant directement au terme LILLY en l’introduisant au public comme marque des produits. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté BY LILLY est donc similaire à la marque antérieure LILLY, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BY LILLY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

4 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; vêtements vintage, vêtements d’occasion ; Vêtements de seconde main ; aucun des produits précités n’étant des produits nuptiaux (à savoir, voiles nuptiaux, sous-vêtements nuptiaux, col ants nuptiaux, chaussures nuptiales), des tenues de mariage, des robes de soirée, des robes de mariées, des robes de demoisel es d’honneur ou des vêtements pour cérémonies religieuses ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.