OPP 21-1583 19/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D D a déposé le 19 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4722950 portant sur le signe verbal RETINA. Le 12 avril 2021, la société APPLE INC. (société de droit américain organisée selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe de l’Union européenne SUPER RETINA déposée le 21 septembre 2017, enregistrée sous le n°017233198, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque internationale RETINA, enregistrée le 19 janvier 2017, sous le n°1339972 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de renommée RETINA enregistrée le 19 janvier 2017 sous le n°1339972, sur le fondement de l’atteinte à la renommée.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°017233198 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité). Mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; télédiffusion ; services de messagerie électronique. Divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Ordinateurs ; Matériel informatique ; Appareils et instruments de télécommunication ; Logiciels ; Logiciels de jeux ; Appareils photo ; Flashs pour appareils photo ; Unités de disques durs ; Dispositifs de stockage des données ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; télédiffusion ; services de messagerie électronique. Divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations de télécommunication permettant l’accès à un réseau informatique ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « logiciels » de la marque antérieure qui

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désignent l’ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. Répondant à des besoins différents, ces produits et services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Les produits et services précités ne sont pas davantage complémentaires, contrairement aux arguments soulevés par la société opposante. En effet s’il est vrai, comme l’affirme l’opposant, que les services de la demande peuvent être « fournis via des applications mobiles », les logiciels n’en restent pas moins des moyens techniques employés dans les domaines les plus divers et pour assurer la prestation de très nombreux services. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Enfin, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels il utilise la marque RETINA « pour désigner une application mobile de type réseau social qui propose un service de photographie, de vidéo, de messagerie et donc de divertissement » et l’opposant sa marque antérieure « pour désigner une gamme d’écrans à très haute résolution ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités réel ement exercées par les parties en présence. Les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RETINA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SUPER RETINA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’une unique dénomination alors que la marque antérieure est composée deux éléments verbaux présentés avec une police particulière. Les signes ont en commun la dénomination RETINA, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, de l’élément verbal SUPER placé en position d’attaque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune RETINA apparait distinctive au regard des produits et services en cause. A cet égard, il importe peu que le terme RETINA soit « une traduction anglaise du mot français « Rétine » dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en présence, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. En outre, il présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce que, comme le relève la société opposante, l’adjectif SUPER est un élément laudatif servant à mettre en valeur le terme RETINA. Enfin, est sans incidence l’argumentation du déposant selon laquel e la société opposante a « pris soin de vérifier, contrôler et valider la conformité de l’application à plusieurs reprises (plus de 10 mises à jour depuis le lancement de l’application) avant de la distribuer ». En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment des activités effectivement exercées et de leur conditions de mise sur le marché. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté RETINA est donc similaire à la marque verbale antérieure SUPER RETINA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.

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B. Sur le fondement de la marque n°1339972 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe RETINA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante invoque l’identité de la marque antérieure et du signe contesté. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Les différences tenant à la présentation de la dénomination RETINA en lettres majuscules au sein de la marque antérieure et en lettres minuscules au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter l’identité des signes dès lors qu’il s’agit de différences insignifiantes. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité). Services de réseautage social en ligne », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Ordinateurs ; écrans d’affichage pour ordinateurs ; dispositifs électroniques numériques mobiles de poche utilisés en tant que téléphones, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques et ardoises électroniques ; dispositifs électroniques numériques mobiles de poche utilisés pour l’accès à Internet, ainsi qu’à des courriers électroniques, contenus audio et vidéo et autres données numériques ». Cependant, à défaut d’avoir développé une argumentation permettant de justifier cette similarité, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion sur l’origine de ces produits et services n’est pas établi. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et les produits de la marque antérieure ne peut être établie. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, aucun risque de confusion sur l’origine des produits et services précités n’a été démontré. C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n°1339972 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

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Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Tout d’abord, il ressort des pièces communiquées par la société opposante, que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour les « écrans d’affichage pour ordinateurs » désignés dans l’enregistrement de cette marque. A cet égard, le déposant ne démontre pas que « seuls les initiés aux hautes technologies connaissent les écrans Retina (très faible pourcentage en réalité) ». Le fait d’affirmer qu’un « sondage dans l’entourage de chacun peut aisément prouver la méconnaissance du grand public sur la technologie des écrans Retina chez Apple » ne constitue pas un argument probant. Au contraire, les pièces fournies par la société opposante tel es que la page Wikipédia portant sur les termes « écran Retina » (annexe 2-C), les chiffres des ventes de produits composés d’écrans de la marque Retina (annexe 2-D) ou encore les nombreux articles de presse faisant l’éloge de la marque antérieure (annexe 2-E), démontrent la connaissance de la marque antérieure pour les « écrans d’affichage pour ordinateurs »de la marque antérieure. Ensuite, les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à l’identité des signes. En outre, il convient de rechercher s’il existe un lien dans l’esprit du public. Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité). Services de réseautage social en ligne », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. En l’espèce, en démontant une certaine renommée de la marque antérieure, en constatant l’identité des signes et en indiquant qu’il s’agit de «…services… auxquels le public accède par le biais d’ordinateurs, de tablettes électroniques », l’opposant a établi que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les services précités, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Enfin, la société opposante soutient que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il a été démontré que la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public et il ressort des pièces fournies qu’el e est associée à des valeurs positives en termes d’innovation et de qualité des produits. Ces valeurs peuvent être aisément transférées aux services visés par la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, ce transfert d’image au profit de la marque contestée facilitera sa commercialisation et portera atteinte à la renommée de la marque antérieure. A cet égard, contrairement aux affirmations du déposant, le fait que son application compte « 202 inscriptions » n’est pas de nature à démontrer que « l’utilisation de la renommée ainsi que le rapprochement dans l’esprit des utilisateurs entre les marques d’Apple et [s]on application est inexistante ». L’usage de la demande d’enregistrement contestée pour les services en cause est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les « écrans d’affichage pour ordinateurs ».

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal RETINA ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.