OP 21-1570 22 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. F Ma déposé, le 21 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4723879 portant sur le signe . Le 9 avril 2021, la société FLOXIA INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale FLOXIA, déposée le 12 janvier 2007 et régulièrement renouvelée sous le n°3474389, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 21 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 21 janvier 2016 au 21 janvier 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, la société opposante avait invoqué à l’appui de l’opposition les produits suivants : « Produits cosmétiques pour le soin de la peau ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments de preuve suivants : une cinquantaine de factures émises pendant la période pertinente et portant notamment sur des produits tels que du « lait unifiant hydratant », du « savon dermocosmétique exfoliant », du « gel hydratant » (annexe n°1), des extraits du site Internet http://www.floxia.fr faisant apparaître des produits pour les soins de la peau vendus sous la marque FLOXIA (annexe n°6 (extraits datés datés du 20 février 2016, pages 81 à 83/122), mentionnant « Floxia, une marque de produit dermo-cosmétique, présente dans plus de quarante pays » (extrait daté du 8 juil et 2017, page 85/122), « une gamme complète de produits (…) apportant les éléments essentiels pour une bonne hydratation et contribuant à unifier le teint » (extrait daté du 22 septembre 2020, pages 88 89/122), une attestation émanant du cabinet d’experts-comptables de la société Floxia International, mentionnant le chiffre d’affaires de la société opposante réalisé grâce à la commercialisation sous la marque FLOXIA de produits cosmétiques pour le soin de la peau, au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (annexe n° 8). Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France. En l’occurrence, les pièces fournies par la société opposante démontrent que la marque antérieure fait l’objet d’un usage en France.

Sur la nature et l’importance de l’usage Sur la nature de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante concernent notamment des savons, des gels et des laits hydratants, commercialisés sous la marque FLOXIA. Ces produits correspondent à des « Produits cosmétiques pour le soin de la peau », seuls produits servant de base à la présente procédure et donc pour lesquels un usage doit être démontré. Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits proposés par le titulaire de cette marque. Sur l’importance de l’usage Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une tel e qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Les pièces communiquées par la société opposante, et tout particulièrement les factures produites et l’attestation émanant de l’expert-comptable de cette société, attestent d’un volume de vente significatif, de nature à démontrer la présence effective de la marque antérieure sur le marché pertinent. Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition. En l’espèce, les pièces communiquées par la société opposante et mentionnées précédemment concernent des « Produits cosmétiques pour le soin de la peau ». Aussi, la société opposante a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour ces produits. Conclusion sur l’usage sérieux Ces documents démontrent que les produits de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition ont fait l’objet d’un usage en France, pendant la période pertinente.

L es pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la marque antérieure FLOXIA pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour des « Produits cosmétiques pour le soin de la peau ». La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les produits précités. Sur la comparaison des produits Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Huiles cosmétiques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques pour le soin de la peau ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l’argumentation du déposant selon laquel e il entend commercialiser des huiles cosmétiques produites artisanalement en Guadeloupe et à partir de matières premières provenant de la Guadeloupe, qui n’ont pas vocation à être commercialisées à l’échel e industriel e, à l’instar des produits de la marque FLOXIA de l’opposante. En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libel és des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :

Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal accompagné d’éléments figuratifs. La marque antérieure est pour sa part exclusivement composée d’un élément verbal. Les éléments verbaux des signes en présence sont de longueur proche (respectivement sept et six lettres) et possèdent les mêmes séquences de lettres FLO/IA placées respectivement en attaque et en position finale. Les différences typographiques relevées par le déposant n’apparaissent pas déterminantes, les deux éléments verbaux étant présentés au moyen de typographies qui ne comportent pas de particularités de nature à retenir l’attention du public. Phonétiquement, ces deux éléments verbaux présentent un même rythme de prononciation et la même sonorité d’attaque [flo] et une sonorité finale sifflante [sia]. Ces signes se distinguent par la substitution des lettres R et S à la lettre X au sein du signe contesté et par la présence d’éléments figuratifs dans ce signe. Toutefois, les différences relevées par le déposant, qui portent sur la partie centrale de ces dénominations, sont sensiblement atténuées par la présence commune des séquences de lettres FLO/IA prépondérantes (cinq lettres sur sept dans le signe contesté et cinq lettres sur six dans la marque antérieure) et par les grandes ressemblances phonétiques entre ces signes, qui présentent les sonorités d’attaque et finale communes précitées. Intel ectuel ement, les dénominations des signes en cause apparaissent avant tout comme des éléments de fantaisie. Si la séquence FLOR- du signe contesté peut effectivement être perçue comme

r envoyant au terme « flore » et aux plantes, ce pouvoir évocateur n’est pas suffisant pour écarter tout risque de confusion entre ces signes, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques précitées. A cet égard, il peut être relevé que la séquence FLOX- de la marque antérieure est visuel ement proche et phonétiquement identique au mot « phlox », qui désigne également une fleur. Ces signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal FLORSIA du signe contesté, distinctif au regard des produits en cause, revêt, malgré son emplacement dans la partie inférieure du signe, un caractère dominant en ce qu’il en constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement. Les éléments figuratifs de ce signe ne permettent pas d’éviter un risque de confusion, contrairement aux assertions du déposant. Ainsi, les différences précitées ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent marqués par une succession de séquences de lettres communes et par leurs sonorités très proches. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté FLORSIA est donc similaire à la marque verbale antérieure FLOXIA. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation du déposant fondée sur des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION

E n conséquence, le signe contesté FLORSIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Huiles cosmétiques ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.