OPP 21-1628 Le 15/11/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GRAINBOW (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4723409 portant sur le signe verbal GRAINBOW.

Le 12 avril 2021, la société UBISOFT ENTERTAINMENT (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne RAINBOW, déposée le 12 avril 2003, enregistrée sous le n° 3204419 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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2 II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; casques de réalité virtuel e; cartes à mémoire ou à microprocesseur; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stockage électronique de données ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports d’enregistrement magnétiques, optiques, numériques, digitaux et électroniques; Supports magnétiques,, Disques optiques et numériques; Mémoires pour ordinateurs; Circuits imprimés; Ordinateurs; Équipements périphériques d’ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et de disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs, imprimantes, modems; Appareils de téléphonie, de télécopie et de télécommunication; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Consoles de jeux électroniques; Supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d’ordinateurs; Appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Jeux à prépaiement automatiques; Cédéroms; Disques compacts; Jeux vidéo. Divertissement ; formation aux techniques de télécommunications et de traitement de l’information, services d’information sur des jeux informatiques en ligne et d’autres divertissement en ligne, production de programmes télévisés; Informations de divertissement et/ou de récréation ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les « supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données; ordinateurs; ordiphones [smartphones]; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, la société déposante ne saurait invoquer l’appartenance des produits et services à des classes différentes de la classification. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits et services en cause.

De même, est extérieur à la présente procédure d’opposition l’argument de la société déposante selon lequel elle n’évolue pas dans le même secteur d’activité que la société opposante. En effet, la comparaison des services doit s’effectuer uniquement au regard des services tels que déposés, indépendamment du domaine d’exploitation réel ou supposé de leur prestataire.

En revanche, les « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; mécanismes pour appareils à prépaiement; tablettes électroniques; liseuses électroniques; détecteurs ; casques de réalité virtuel e » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes équivalents dans le libellé de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Il ne s’agit donc pas de produits identiques.

A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.

Les services de « fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Supports d’enregistrement magnétiques, optiques, numériques, digitaux et électroniques; Supports magnétiques,, Disques optiques et numériques; Mémoires pour ordinateurs; Circuits imprimés; Ordinateurs; Équipements périphériques d’ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et de disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs, imprimantes, modems; Appareils de téléphonie, de télécopie et de télécommunication; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Consoles de jeux électroniques; Supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d’ordinateurs; Appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Jeux à prépaiement automatiques; Cédéroms; Disques compacts; Jeux vidéo. Divertissement ; formation aux techniques de télécommunications et de traitement de l’information, services d’information sur des jeux informatiques en ligne et d’autres divertissement en ligne, production de programmes télévisés; Informations de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 divertissement et/ou de récréation » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’ayant pas pour objet les seconds, lesquels sont susceptibles de faire l’objet de multiples applications ou d’être mis en œuvre indépendamment des premiers.

Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de « recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; numérisation de documents; informatique en nuage; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Supports d’enregistrement magnétiques, optiques, numériques, digitaux et électroniques; Supports magnétiques,, Disques optiques et numériques; Mémoires pour ordinateurs; Circuits imprimés; Ordinateurs; Équipements périphériques d’ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et de disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs, imprimantes, modems; Appareils de téléphonie, de télécopie et de télécommunication; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Consoles de jeux électroniques; Supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d’ordinateurs; Appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Jeux à prépaiement automatiques; Cédéroms; Disques compacts » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’ayant pas pour objet les seconds, lesquels sont susceptibles de faire l’objet de multiples applications ou d’être mis en œuvre indépendamment des premiers.

Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal GRAINBOW, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal RAINBOW SIX.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.

Visuellement, les deux signes comportent des dénominations de longueur proche, GRAINBOW pour le signe contesté et RAINBOW pour la marque antérieure, lesquelles partagent sept lettres identiques placées dans le même ordre et suivant un même rang, formant la même longue séquence -RAINBOW, ce qui leur confère une physionomie très proche.

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5 Phonétiquement, ces deux dénominations présentent un même rythme en deux temps ponctué par des sonorités d’attaque proches ([graïn] pour le signe contesté / [raïn] pour la marque antérieure) et finales identiques ([bow]), ce qui leur confère une prononciation très proche.

Si ces deux dénominations se distinguent par la présence de la lettre G dans le signe contesté, cette seule différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes, dès lors qu’ils demeurent marqués par la même longue séquence très caractéristique (RAINBOW), dont il résulte une physionomie et des sonorités très proches.

Intellectuellement, ces deux signes évoquent la même notion d’arc en ciel (traduction du terme anglais RAINBOW).

Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence du terme SIX au sein de la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence.

En effet, la dénomination RAINBOW est distinctive à l’égard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi par la société déposante que cet élément présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.

A cet égard, la fourniture par la société déposante d’une recherche indiquant un total d’une trentaine de marques comportant le terme RAINBOW et enregistrées en classes 9, 38, 41 ou 42, ne peut suffire pour considérer que ce terme présente un caractère faiblement distinctif ou banal au regard des produits et services en cause, d’autant que, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans les classes concernées, le nombre de marques indiquées n’apparaît pas significatif.

Par ailleurs, la société déposante ne saurait déduire de l’existence de marques leur coexistence paisible, seul le titulaire d’une marque étant juge de l’opportunité des poursuites à engager.

En outre, la dénomination RAINBOW présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que l’élément numérique SIX qui le suit est susceptible d’être perçu par le consommateur des produits et services en cause comme une simple référence ou indication de gamme de ces produits et services.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

A cet égard, la société déposante ne saurait écarter le risque de confusion en raison du consommateur concerné du signe contesté qui sera un professionnel, dès lors que les ressemblances existant entre les signes sont telles qu’un risque de confusion ne peut être exclu de la part de consommateurs professionnels.

Le signe contesté GRAINBOW est donc similaire à la marque verbale antérieure RAINBOW SIX.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

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6 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal GRAINBOW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données; ordinateurs; ordiphones [smartphones]; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; stockage électronique de données ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI