OP21-1616 15 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S H a déposé, le 24 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 724 740 portant sur la dénomination LUMPIKA. Le 12 avril 2021, Monsieur J P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LOLITA LEMPICKA, déposée le 17 janvier 1984 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 257 602, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la titulaire de la demande d’enregistrement. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 10 230 671 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de

ses

droits

pour

défaut

d’exploitation

de

la

marque

n° 1 257 602, invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas encourue pour les produits suivants : « cosmétiques ». La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 20 octobre 2021. Il convient dès lors d’apprécier l’usage sérieux de la marque antérieure pour les seuls produits pour lesquels des preuves ont été demandées par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « cosmétiques ». Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 24/01/2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure française n° 1 257 602 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 24/01/2016 au 24/01/2021 inclus, pour certains produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « cosmétiques ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :

- La copie de neuf factures datées entre octobre 2017 et octobre 2020, portant sur la vente de produits cosmétiques (parfums, laits corporels, gels après-rasage), sur le territoire français et sur lesquelles figurent la marque LOLITA LEMPICKA (Pièces n° 16.1 à 16.9).

- De nombreux extraits de magazines (Madame Figaro, Cosmopolitan, Closer, Biba, etc) datés entre 2017 et 2021, dans lesquels des articles de parfumerie de la marque LOLITA LEMPICKA sont publicités et où il est notamment mentionné « que tous les produits que [la créatrice] conçoi[t] – parfums et crèmes – [sont] vegans. L’an dernier nous avons réintégré Lolita Lempicka Parfum à la marque » (Pièce n°22). Il ressort de l’ensemble des documents fournis par la société opposante ainsi que de ses observations que la marque LOLITA LEMPICKA n° 1 257 602 a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant des parfums, laits pour le corps et gels après-rasage, lesquels font partie intégrante des cosmétiques, comme en atteste leur définition issue de l’article L.5131-1 du code de la santé publique ("Un produit cosmétique est une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l’épiderme, […]) en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles"). Il convient dès lors de considérer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants : « cosmétiques », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure LOLITA LEMPICKA n° 1 257 602 pour les produits suivants : « cosmétiques », l’Institut prendra notamment en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits précités. Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « parfumerie, cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et pour lesquels l’usage sérieux a notamment été prouvé. Force est de constater que les « parfums; cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent en des termes identiques ou synonymes au sein du libellé de la marque antérieure ; ces produits sont dès lors identiques. En outre, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « savons; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » appartiennent à la catégorie générale couverte par les « cosmétiques » de la marque antérieure pour lesquels l’usage a été prouvé ; ces produits sont dès lors identiques. En tout état de cause, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les produits de « parfumerie » de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition et pour lesquels aucune preuve d’usage n’a été demandée, s’entendent de produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. Contrairement aux allégations de la déposante, ces produits, qui présentent les mêmes nature, fonction ou destination, s’adressent à une même clientèle (personnes soucieuses de leur hygiène et/ ou apparence) et sont présents dans les mêmes lieux de vente (parfumeries et enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques ou rayons dédiés aux produits d’hygiène et cosmétiques). En particulier, si les « huiles essentielles » peuvent être vendues en « pharmacie, dans des magasins bio ou des herboristeries », il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent également être proposées, tout comme les produits de « parfumerie », dans des enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques ou rayons dédiés aux produits d’hygiène et cosmétiques. Il s’agit donc de produits fortement similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, pour lesquels l’usage sérieux a notamment été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination LUMPIKA, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOLITA LEMPICKA.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination et la marque antérieure, de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche, à savoir LUMPIKA dans le signe contesté et LEMPICKA dans la marque antérieure. En effet visuellement, ces dénominations sont de longueur proche, à savoir sept et huit lettres dont six sont placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant ainsi les séquences communes L / MPI / KA, dont il résulte une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en trois temps et comportent des sonorités d’attaque ([lème] / [loume]) très proches et finales ([pi-ka]) identiques, de sorte qu’ils présentent de grandes ressemblances phonétiques. La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre E à la lettre U, ainsi que la présence de la lettre C au sein de la marque antérieure, sans incidence phonétique, ne sont pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, qui restent dominées par une succession de lettres et de sonorités communes, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Les signes diffèrent également par la présence, au sein de la marque antérieure, de l’élément LOLITA. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les dénominations LUMPIKA et LEMPICKA apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, la dénomination LEMPICKA revêt un caractère dominant en ce qu’elle constitue un nom de famille, permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille (la famille LEMPICKA), au contraire du prénom LOLITA, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille. Contrairement aux assertions de la déposante, le seul fait que le terme LOLITA figure en attaque de la marque antérieure, n’est pas de nature à lui conférer, à lui seul, un caractère prépondérant. En tout état de cause, à supposer que le terme LOLITA ne soit pas perçu comme un prénom féminin, il n’en demeure pas moins que dans son acception courante, à savoir une jeune fille, il se rapporte directement au terme LEMPICKA pour le mettre en exergue et l’introduire. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination LUMPIKA est donc similaire à la marque verbale antérieure LOLITA LEMPICKA. À cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel « Nous notons d’ailleurs que l’opposant n’utilise jamais le signe « LEMPICKA » seul, mais bien en l’associant à « LOLITA ».

L’opposant utilise le même signe « LOLITA » seul, notamment sur son site (…) en proposant un « club Lolita » à destination des fidèles consommatrices et consommateurs ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques ou fortement similaires. Aussi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause. L’opposante invoque la « forte notoriété dans le secteur de la parfumerie et des cosmétiques » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la déposante, les nombreux extraits de magazines fournis par la société opposante sont de nature à prouver la notoriété de la marque antérieure pour des articles de « parfumerie » et des « cosmétiques ». En effet, de nombreux articles issus de magazines à tirage national (Vogue, Vanity Fair ou encore Grazia) mentionnent largement les parfums de la marque LOLITA LEMPICKA, parmi lesquels il est notamment indiqué que l’un des parfums de ladite marque a été reconnu comme l’une des « (…) fragrances les plus culte de la parfumerie française » (pièce n°9) ; ces articles sont de toute évidence à même de démontrer la grande connaissance de la marque antérieure par le public concerné pour des produits de parfumerie et des cosmétiques. À cet égard, ne saurait être valablement retenu l’argument de la déposante selon lequel « aucun des documents fournis par l’opposante ne permet d’apporter la preuve d’une quelconque notoriété (…) dans le domaine des cosmétiques, tous les documents étant limités à la parfumerie », dès lors que comme précédemment démontré, les parfums appartenant à la catégorie générale couverte par les cosmétiques, la notoriété de la marque antérieure a bien été prouvée pour l’ensemble des produits invoqués de la marque antérieure. Ainsi, les documents fournis par la société opposante sont de nature à établir la grande connaissance de sa marque dans le « le secteur de la parfumerie et des cosmétiques ». Dès lors, le risque de confusion existant entre les signes est aggravé en raison de cette grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré. CONCLUSION En conséquence, la dénomination LUMPIKA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou fortement similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 724 740 est partiellement rejetée, pour les produits précités.