OP21-1624 15/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K D C a déposé le 20 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4723296 portant sur le signe verbal DATAWIND. Le 12 avril 2021, la société WIND TRE S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne WIND, déposée le 18 février 1998, enregistrée sous le n° 000751271, et régulièrement renouvelée dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Dans son exposé des moyens, la société opposante déclare limiter les produits et services visés par l’opposition aux libel és du signe contesté suivants : «optimisation du trafic pour des sites internet ; mise à disposition de forums en ligne; services de téléconférences; services de visioconférence ; conception de logiciels; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Télécommunications, services de secrétariat téléphonique, signaux d’appel, appels en attente, transfert d’appels, appels d’urgence, appel de taxis et réception de messages textuels courts ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : «optimisation du trafic pour des sites internet ; mise à disposition de forums en ligne; services de téléconférences; services de visioconférence » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la déposante soutient que sa marque serait exploitée dans le cadre de la « technologie innovante en numérique, le conseil en management dans les organisations grands comptes du CAC 40 (banque, finance et Assurance, Industrie), l’ingénierie, la gestion de date données ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu dès lors que la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En revanche, les services de «conception de logiciels; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de conception et développement de logiciels ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « télécommunications » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations permettant la transmission et la réception d’informations à distance. A cet égard, contrairement aux affirmations de la société opposante, aucun des services invoqués de de la demande d’enregistrement contesté n’a nécessairement pour objectif de permettre des activités de télécommunications. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondée à leur attribuer une origine commune.

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Les services précités de la demande d’enregistrement contesté ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire aux services de «Télécommunications » de la marque antérieure, rien dans le libel é des premiers ne permettant de considérer qu’ils se destinent aux seconds. Il ne saurait suffire, pour considérer ces services comme complémentaires, que la prestation ou l’accessibilité des seconds implique le recours aux premiers. En effet, en décider autrement reviendrait à assimiler aux services précités de la demande d’enregistrement une infinie variété de services comportant des caractéristiques les plus diverses compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de la vie économique. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DATAWIND. La marque antérieure porte sur le signe complexe WIND, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’éléments graphiques. Les dénominations DATAWIND du signe contesté et WIND de la marque antérieure ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et formant la longue séquence WIND, placée en position finale dans le signe contesté et seul élément verbal par lequel sera lu et prononcé la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Intel ectuel ement, s’il est vrai, ainsi que le souligne la déposant, que le signe contesté est constitué d’un terme d’attaque ayant une signification différente (DATA), les deux signes comportent tous deux la séquence WIND signifiant « vent », ce qui leur confère également des ressemblances intel ectuel es. Si les signes diffèrent par la présence de la séquence d’attaque DATA au sein du signe contesté et par la présence d’éléments graphiques au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme WIND, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme DATA, bien que placé en attaque, apparait faiblement

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distinctif au regard des services en cause reconnus similaires, en ce qu’il fait référence aux données qui circulent par un réseau informatique et est ainsi susceptible d’en évoquer une caractéristique, à savoir leur nature ou leur objet. En outre, au sein de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la déposante, la présentation particulière de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination WIND, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs aux différences d’activités des deux sociétés en présence. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. Enfin, est également inopérant l’argument de la déposante selon lequel il existe d’autres marques composées du terme WIND et qui coexistent avec la marque antérieure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque, objet de la demande contestée, le titulaire de la marque antérieure étant seul juge des actions à engager contre les éventuel es atteintes à ses droits de marque. Enfin, ne saurait davantage être retenu pour écarter le risque de confusion l’argument de la société déposante selon lequel el e a effectué des recherches dans les bases de données de l’INPI avant le dépôt de la demande d’enregistrement contestée afin de s’assurer de la disponibilité de son signe. En effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Enfin, une marque est protégée pour un signe identique à celui figurant dans son modèle de marque, mais également pour les signes similaires. A cet égard, le fait qu’une marque n’apparaisse pas lors de l’interrogation sur un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de cette marque par le signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DATAWIND est donc similaire à la marque complexe antérieure WIND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DATAWIND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « optimisation du trafic pour des sites internet ; mise à disposition de forums en ligne; services de téléconférences; services de visioconférence ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.