OP21-2046 17/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L M a déposé le 11 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 731 724 portant sur le signe verbal MIKLIO. Le 5 mai 2021, la société MIKLI DIFFUSION FRANCE SASU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale MIKLI déposée le 12 avril 1991, enregistrée sous le n° 1 655 501 et renouvelée pour la dernière fois en date du 30 avril 2021, dont elle indique être devenue Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 15 juillet 2021, la déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 20 juillet 2021 sous le n° 828 169. Le 10 août 2021, la déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. Le 30 septembre 2021, la société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. Dans ses secondes observations, la déposante a procédé à une nouvelle demande de preuves d’usage de la marque antérieure. Toutefois, cette demande ne pouvant être formulée que lors des premières observations en réponse, elle n’a pu être prise en considération, ce dont elle a été informée. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. PREUVE DE L’USAGE Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :

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1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 11 février 2021, La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 11 /02/2016 au 11/02/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 9 : « montures de lunettes, montures optiques, lunettes solaires, lunettes et articles de lunetterie, verres de lunettes et lentilles optiques, étuis à lunettes en tous genres, et plus généralement tous produits d’optique, appareils et instruments photographiques, cinématographiques et de mesurage ».

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En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour des « montures de lunettes, montures optiques, lunettes solaires, lunettes et articles de lunetterie, verres de lunettes, étuis à lunettes en tous genres, et plus généralement tous produits d’optique », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les documents fournis ne permettent pas de prouver, à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits invoqués à l’appui de l’opposition. En effet, à l’égard des « lentilles optiques », la société opposante ne fournit aucun document permettant de prouver l’usage de la marque antérieure. Quant aux « appareils et instruments photographiques, cinématographiques et de mesurage », la société opposante précise que l’usage de la marque antérieure est prouvé pour des « produits optiques ayant permis la photographie d’œuvres dans les musées en vue de leur impression en 3D pour les déficients visuels (annexe 14) » et fournit des « Articles sur les tables tactiles et maquettes 3D développées en collaboration entre MIKLI, spécialiste appareils d’optique, et OCE, filiale de CANON, leader de l’impression 3D, réalisées par photographie et impression en 3D des œuvres en relief tactile, destinées aux déficients visuels dans les musées ». Cependant, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer un usage a titre de marque pour les « appareils et instruments photographiques, cinématographiques et de mesurage » de la marque antérieure. En effet, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer un usage du signe invoqué pour les produits précités dans une fonction d’indication de l’origine des produits invoqués au titre de la présente opposition. Ces pièces ne permettent donc pas de faire état d’un usage à titre de marque. En outre, les éléments produits doivent témoigner d’un effort sérieux de la part de la société opposante d’acquérir ou de conserver une position commerciale sur le marché en cause. Il faut ainsi tenir compte de certains facteurs interdépendants, notamment :

- le volume commercial de l’ensemble des actes d’usage ;

- la durée pendant laquelle ces actes ont été accomplis ;

- leur fréquence. En l’espèce, la production des pièces ne renseigne pas sur le volume de ventes réalisées, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’usage a été fait auprès d’un nombre suffisamment important, même minimum, de personnes. A cet égard, force est de constater, que l’opposante n’a transmis aucune pièce (factures, données comptables ou commerciales chiffrées, chiffres et moyens de diffusion ou encore études de marché) permettant de déterminer objectivement si l’usage de la marque antérieure est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits précités, invoqués à l’appui de l’opposition.

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Il s’ensuit donc que l’usage de la marque antérieure présenté au sein desdits documents ne constitue pas un usage sérieux, pour ces produits. La marque antérieure MIKLI n° 1 655 501 est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « montures de lunettes, montures optiques, lunettes solaires, lunettes et articles de lunetterie, verres de lunettes, étuis à lunettes en tous genres, et plus généralement tous produits d’optique ». Par ailleurs, si la seconde demande de preuves d’usage formulée par la déposante a été refusée pour des raisons procédurales, ainsi qu’indiqué ci-dessus, il convient d’ajouter que cette dernière concernait spécifiquement les produits suivants : « produits de maroquinerie et notamment sacs, malles et valises, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, parapluies, parasols et cannes ; vêtements de gymnastique et de sport, et plus généralement vêtements en tous genres, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, lesquels n’étaient pas invoqués au titre de la présente opposition. Par conséquent, cette seconde demande de preuve d’usage ne saurait être considérée comme une contestation de la démonstration de l’usage de la marque antérieure pour les « montures de lunettes, montures optiques, lunettes solaires, lunettes et articles de lunetterie, verres de lunettes, étuis à lunettes en tous genres, et plus généralement tous produits d’optique », pour lesquels l’Institut considère que l’usage sérieux a été démontré. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services A titre liminaire, il convient de rappeler que pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Ainsi, la similarité entre ces produits et services ne saurait être écartée au seul motif qu’ils relèvent de classes différentes, dès lors que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique.

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Suite au retrait partiel effectué par la titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; casques de réalité virtuelle ; logiciels pour la fourniture en temps réel de photographies, images, logiciel informatique téléchargeable pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies ; casques de réalité virtuelle destinés à jouer à des jeux vidéo ; services de commerce électronique. exploitation de marchés en ligne pour la vente de produits et/ou services ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de vente au détail ou en gros en ligne, y compris la vente de produits et services de tiers ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; service de vente par internet et mobile de vêtements, chaussures, de chapellerie, d’articles de lunetterie, de lunettes, de bijoux, de montres, d’accessoires de mode, de sacs, d’articles de maroquinerie, de produits design ; vente de produits et services de tiers, des appareils photo et de la photographie ; services facilitant la vente et l’échange de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et/ou services ; exploitation de places de marché en ligne proposant une vaste gamme de produits de consommation de tiers ; numérisation de documents ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « montures de lunettes, montures optiques, lunettes solaires, lunettes et articles de lunetterie, verres de lunettes, étuis à lunettes en tous genres, et plus généralement tous produits d’optique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les services suivants : « service de vente par internet et mobile d’articles de lunetterie, de lunettes, d’accessoires de mode » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les produits suivants : « casques de réalité virtuelle ; casques de réalité virtuelle destinés à jouer à des jeux vidéo » de la demande contestée, qui s’entendent de dispositifs portés sur la tête et permettant à leur porteur d’être immergé dans une réalité virtuelle, ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « lunettes et articles de lunetterie, verres de lunettes, et plus généralement tous produits d’optique » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles relatifs à la vision, ayant pour principale fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil et des composants de ceux-ci. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante.

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Les produits et services suivants : « appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; logiciels pour la fourniture en temps réel de photographies, images, logiciel informatique téléchargeable pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies ; numérisation de documents » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement d’appareils électroniques permettant de capturer une image ou une séquence audiovisuelle et des dispositifs permettant la fixation des images sur un support d’enregistrement, leur partage et leur duplication, ainsi que de prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et objet et destination que les produits suivants : « tous produits d’optique » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Répondant à des besoins différents, ces services et produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés ou commercialisés par les mêmes entreprises. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas l’usage des seconds, ni inversement. Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. Les « service de vente par internet et mobile de vêtements, chaussures, de chapellerie, de bijoux, de montres, de sacs, d’articles de maroquinerie, de produits design » de la demande contestée, qui désignent une activité de commerce pour le compte de tiers visant à proposer à la vente divers articles créés par des designers, ainsi que des articles vestimentaires, de bijouterie, horlogerie ou encore de maroquinerie, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « montures de lunettes, lunettes et articles de lunetterie, verres de lunettes, et plus généralement tous produits d’optique » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, la prestation des premiers ne nécessite pas l’usage des seconds, ni inversement. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. Les « services de commerce électronique. exploitation de marchés en ligne pour la vente de produits et/ou services ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de vente au détail ou en gros en ligne, y compris la vente de produits et services de tiers ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; vente de produits et services de tiers, des appareils photo et de la photographie ; services facilitant la vente et l’échange de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et/ou services ; exploitation de places de marché en ligne proposant une vaste gamme de produits de consommation de tiers » de la demande contestée, qui désignent une activité de commerce pour le compte de tiers ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « montures de lunettes, lunettes et

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articles de lunetterie, verres de lunettes, et plus généralement tous produits d’optique » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, la prestation des premiers ne nécessite pas l’usage des seconds, ni inversement. En l’absence de lien nécessaire et exclusif, est inopérante l’argumentation de la société opposante selon laquelle « ces services visés par la marque contestée sont destinés à présenter au public des produits de toute sorte, y compris les produits couverts par la marque antérieure » ; qu’en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, sont pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal MIKLIO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MIKLI. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous-deux constitués d’une dénomination unique.

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Ces signes présentent en commun les termes visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proches MIKLIO / MIKLI. En effet, ces termes ne diffèrent que par la seule lettre finale O de la demande contestée. Si, comme l’indique la déposante, la dernière syllabe présente des différences phonétiques tenant à cette seule lettre finale O, il n’en demeure pas moins que les signes restent marqués par la longue séquence de lettres communes M, I, K, L et I, positionnées dans le même ordre et selon le même rang et impliquant des ressemblances visuelles et phonétiques indéniables. Les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté MIKLIO est donc similaire au signe verbal antérieur MIKLI. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante tenant à la forme sous laquelle elle exploitera le signe contesté dès lors que la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation des marques en cause. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité ou de la similarité des services suivants : « service de vente par internet et mobile d’articles de lunetterie, de lunettes, d’accessoires de mode » de la demande d’enregistrement avec les produits invoqués de la marque antérieure, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; casques de réalité virtuelle ; logiciels pour la fourniture en temps réel de photographies, images, logiciel informatique téléchargeable pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies ; casques de réalité virtuelle destinés à jouer à des jeux vidéo ; services de commerce électronique. exploitation de marchés en ligne pour la vente de produits et/ou services ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de vente au détail ou en gros en ligne, y compris la vente de produits et services de tiers ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; service de vente par internet et mobile de vêtements, chaussures, de chapellerie, de bijoux, de montres, de sacs, d’articles de maroquinerie, de produits design ; vente de produits et services de tiers, des appareils photo et de la photographie ; services facilitant la vente et l’échange de

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produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et/ou services ; exploitation de places de marché en ligne proposant une vaste gamme de produits de consommation de tiers ; numérisation de documents », qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion. En effet, si la société opposante invoque la « renommée ancienne et mondiale » de la marque antérieure, il n’est toutefois pas démontré que la marque antérieure invoquée bénéficierait d’une quelconque notoriété pour les produits invoqués, aucun document ne venant étayer cette affirmation. Enfin, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MIKLIO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « service de vente par internet et mobile d’articles de lunetterie, de lunettes, d’accessoires de mode » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « service de vente par internet et mobile d’articles de lunetterie, de lunettes, d’accessoires de mode ».

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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.