OPP 21-2418 27/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FJDC (association) a déposé le 9 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 741 205 portant sur le signe complexe FRENCH JAGUAR DRIVERS CLUB. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Le 1er juin 2021, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne JAGUAR, déposée le 2 juillet 2013, enregistrée sous le n° 011 949 666, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque figuartive de l’Union européenne , déposée le 23 mars 2018, enregistrée sous le n° 017 879 832, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une (ou des) demande(s) conjointe(s) des parties, la procédure a été suspendue pendant huit mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion eu égard à la marque de l’Union Européenne n° 011 949 666 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 L’opposition porte sur les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Services de vente au détail liés aux produits de l’imprimerie, aux livres, à la papeterie ; Promotion des produits de tiers, à savoir, fourniture d’informations sur des ristournes, coupons, rabais, coupons et offres spéciales concernant les produits et services de tiers; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Organisation d’événements, expositions, foires et salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Services de publicité et de promotion; Production de matériaux publicitaires; Services de publicité et de promotion des ventes; Éducation et formation; Divertissement; Activités sportives; Services de réservation de billets pour des évènements divertissants et culturels; Organisation et tenue d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FRENCH JAGUAR DRIVERS CLUB, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal JAGUAR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre termes, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est constituée d’un terme. Les deux signes en présence ont en commun le terme JAGUAR, constitutif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes FRENCH DRIVERS CLUB. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune JAGUAR apparait distinctive au regard des services précités. En outre, elle présente un caractère essentiel dans le signe contesté. En effet, les éléments verbaux FRENCH DRIVERS CLUB, traduits et compris en français comme signifiant « club d’automobilistes français » et qui désignent communément un réseau d’automobilistes français qui se rencontrent dans le but de développer leur réseau de manière qualitative, apparaissent peu distinctifs à l’égard des services en cause dans la mesure où ils peuvent désigner des services ayant pour objet un tel club, rendus par ou à destination d’un tel club. Enfin, la présentation du signe contesté dans un cercle sur fond vert n’affecte pas le caractère essentiel du terme JAGUAR. Quant à l’élément figuratif représentant un jaguar, il vient renforcer l’évocation résultant du terme JAGUAR. Par ailleurs, est extérieure à la présente procédure l’argumentation de la déposante selon laquelle elle est titulaire d’une marque n°3095142 FRENCH JAGUAR DRIVERS CLUB, déposée par elle en 2001 et régulièrement renouvelée, « notamment pour des activités sportives et culturelles ou encore la publication de textes », et que, l’opposant ayant « toléré l’enregistrement et l’usage » de cette marque, « La demande d’enregistrement bénéficie donc des effets de la tolérance acquise à la marque n°3095142 ». En effet, outre que la forclusion par tolérance prévue à l’article L. 716-2-8 ne peut pas s’appliquer à une opposition à l’enregistrement d’une marque, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits antérieurs existants. De même, est inopérant le fait que l’association déposante «existe depuis 1969….sans que cela n’ait jamais posé difficulté », cette circonstance étant extérieure à la présente procédure pour les raisons précédemment indiquées. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté FRENCH JAGUAR DRIVERS CLUB est donc similaire à la marque verbale antérieure JAGUAR.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 B. Sur le risque de confusion eu égard à la marque de l’Union Européenne n° 017 879 832 Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de vente au détail liés aux, aux produits de l’imprimerie, aux livres, à la papeterie ; Promotion des produits de tiers, à savoir, fourniture d’informations sur des ristournes, coupons, rabais, coupons et offres spéciales concernant les produits et services de tiers; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;; Organisation d’événements, expositions, foires et salons à des fins commerciales, promotionnelles

et publicitaires; Services de publicité et de promotion; Production de matériaux publicitaires; Services de publicité et de promotion des ventes; Éducation et formation; Divertissement; Activités sportives; Services de réservation de billets pour des évènements divertissants et culturels; Organisation et tenue d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FRENCH JAGUAR DRIVERS CLUB, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments figuratifs et de quatre éléments verbaux alors la marque antérieure est constituée d’un élément figuratif. Visuellement, les signes ont en commun la représentation d’une tête de jaguar en noir et blanc. Ces éléments, constitutif de la marque antérieure, sont positionnés de la même façon et représentés dans les mêmes proportions. Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble entre ces signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les autres éléments constitutifs du signe contesté, à savoir les éléments verbaux FRENCH JAGUAR DRIVERS CLUB, présentés dans un cercle au fond vert, n’affectent pas la position distinctive et autonome de la tête de jaguar au sein du signe contesté. Il convient en outre de préciser que le consommateur est habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d’autres éléments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. Le signe complexe contesté FRENCH JAGUAR DRIVERS CLUB est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FRENCH JAGUAR DRIVERS CLUB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI