OPP 21-2658 06/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association DESCODEUSES (association loi 1901) a déposé, le 26 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 748 505 portant sur le signe verbal . Le 14 juin 2021, la société CREDIT MUTUEL ARKEA (société coopérative à forme anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant, sur le fondement du risque de confusion :

- la marque française portant sur le signe verbal TECH THE POWER, déposée le 22 décembre 2020 et enregistrée sous le numéro 20 4 714 899. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le dernier délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». 2

L a marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; formation ; enseignement ; éducation ; recyclage professionnel ; services d’éducation et de formation, notamment dans le domaine informatique; formation interactive et fourniture d’informations en matière de formation sur tout réseau informatique, ouvert ou fermé, y compris le réseau Internet ; services d’enseignement, d’éducation et de formation fournis par des écoles, instituts et écoles d’application ; organisation et conduite d’épreuves pédagogiques et d’ateliers de formation ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences, événements, ateliers ou congrès à des fins éducatives ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; études techniques ; études de faisabilité technique ; recherches dans le domaine des programmes informatiques, du matériel informatique et des logiciels ; élaboration (conception), développement, instal ation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; mise à disposition d’informations en matière de conception et développement de logiciels informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; services de conseils en technologies informatiques ; mise à disposition d’informations en matière de programmation informatique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données » apparaissent pour les uns, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. 3

En revanche, les services d’« agences de presse; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse et d’informations) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes natures, objets et destinations que le service de « mise à disposition de forums en ligne » de la marque antérieure, qui permet l’accès à un espace en ligne consacré à des échanges, discussions et chats virtuels. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (agences de presse et d’informations pour les premiers, opérateurs de télécommunications et webmasters pour les seconds). Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement ne présente pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien étroit et obligatoire avec le service de « divertissement » de la marque antérieure, le premier n’ayant pas pour objet de renseigner en matière de divertissement mais d’éducation. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement, qui recouvre des prestations rendues par des sociétés de production et visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, ne présente pas les mêmes natures, objets et origines que le service de « divertissement » de la marque antérieure, qui vise à distraire et à amuser le public et est rendu par des prestataires très divers oeuvrant dans le domaine du divertissement et du spectacle. Ainsi, si le premier peut, indirectement, avoir pour objet des produits de divertissement, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de sa finalité première et que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement recouvrent des services rendus par des chercheurs et des ingénieurs dans le domaine des sciences de la vie, physiques ou formel es, et éventuel ement des sciences humaines, tandis que les services de « conduite d’études de projets techniques ; études techniques ; études de faisabilité technique » de la marque antérieure relèvent du domaine technique et ne concernent pas nécessairement le domaine scientifique, même s’ils nécessitent d’effectuer des recherches. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et sont appliquées à des domaines très différents, les premiers relevant du domaine scientifique, les seconds du domaine technique. La société opposante affirme que ces services « présentent les mêmes nature, fonction, destination, sont assurés par les mêmes prestataires et sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle » sans toutefois apporter plus de précision, et fait valoir qu’« il s’agit de prestations exécutées par des ingénieurs dans les domaines scientifiques et technologiques ». La généralité de ce critère ne permet pas de retenir une quelconque similarité entre ces services. Il n’existe donc pas de similarité entre ces services, et le consommateur ne peut être porté à croire qu’ils ont une origine commerciale commune. Les services d’« architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, qui n’ont pas exclusivement pour objet 4

d es produits innovants en matière de construction ou d’aménagement d’espace, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service d’« authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement, rendu par des commissaires-priseurs et des experts en art, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« études techniques » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques rendues par des ingénieurs, le premier ne faisant pas nécessairement appel, en amont, aux seconds, lesquels sont fournis dans de très nombreux domaines Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, la demande d’enregistrement désigne, pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TECH DA POWER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TECH THE POWER, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de trois éléments verbaux (TECH DA POWER pour le signe contesté, TECH THE POWER pour la marque antérieure) dont deux sont identiques, en attaque et en position finale, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. En effet, visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun une même construction associant les termes anglais d’attaque TECH et final POWER à un élément verbal ayant la même signification, – DA étant, comme le souligne la société opposante, l’abréviation phonétique et familière de l’article défini THE – pour former une expression anglaise constituant un jeu de mots et faisant pareil ement référence à l’expression « prendre le pouvoir », de par sa grande proximité visuel e et phonétique avec l’expression « take the power ». Il résulte ainsi de cette structure commune de fortes ressemblances générant une même impression d’ensemble. 5

Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque antérieure verbale TECH THE POWER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TECH THE POWER. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de 6

n ouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. 7