R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OPP 21-2684 15/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y W a déposé le 23 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 747 211 portant sur le signe complexe COLORBAY. Le 15 juin 2021, la société MONTRES TUDOR SA (société anonyme de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal BLACK BAY, déposée le 10 mai 2012 et enregistrée sous le n° 1118224. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; Agates ; Breloques pour la bijouterie ; Col iers [bijouterie] ; Pierres précieuses ; Bagues [bijouterie] ; Boucles d’oreil es ; Émeraudes ; Articles de bijouterie-joail erie ; Montres-bracelets ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les « montres, montres-bracelets » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure mais sous les formulations suivantes : « horlogerie, à savoir montres, montres- bracelets ». En conséquence, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Agates ; Breloques pour la bijouterie ; Col iers [bijouterie] ; Pierres précieuses ; Bagues [bijouterie] ; Boucles d’oreil es ; Émeraudes ; Articles de bijouterie-joail erie ; Montres-bracelets » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les al iages de ces métaux, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec l’ « horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets » de la marque antérieure, qui désignent des produits finis de l’horlogerie, dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement fabriqués à partir des premiers, lesquels sont, en outre destinés à être mis en œuvre dans des secteurs les plus divers (bijouterie mais également orfèvrerie,

médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique, etc.). En outre, ils ne possèdent pas les mêmes fonctions (matières premières destinées à de multiples applications pour les premiers / objets destinés à indiquer l’heure pour les seconds), n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle (négociants en métaux précieux destinés aux professionnels pour les uns / horlogerie, destinée aux consommateurs finaux pour les autres), contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe COLORBAY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : BLACK BAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique adoptant une présentation particulière et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que, visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause présentent une même structure reposant sur l’association d’un terme anglais, en attaque, faisant référence à une couleur (COLOR / BLACK) et du terme final BAY. En outre, la présentation particulière du signe contesté n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination COLORBAY. Il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté COLORBAY est donc similaire à la marque verbale antérieure BLACK BAY, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la connaissance de la marque antérieure, à la supposer établie, ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits reconnus comme non similaires et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un degré de similarité suffisant des produits en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe COLORBAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Agates ; Breloques pour la bijouterie ; Col iers [bijouterie] ; Pierres précieuses ; Bagues [bijouterie] ; Boucles d’oreil es ; Émeraudes ; Articles de bijouterie-joail erie ; Montres-bracelets » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.