OP 21-2666 Le 17/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1 er avril 1996 ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ZHONGSHAN LINGYUE ELECTRICAL TECHNOLOGY Co., Ltd. (société de droit chinois) a déposé le 22 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4746354 portant sur le signe complexe NERY. Le 14 juin 2021, la société NERI S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne NERI enregistrée le 4 mai 2012 sous le n°1119737, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

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La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 22 mars 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 22 mars 2016 au 22 mars 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Appareils d’éclairage; lampes d’éclairage; lampadaires ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits suivants : « Luminaires à diodes électroluminescentes; cuiseurs à riz électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; cheminées d’appartement; robinets; douches; stérilisateurs à usage domestique; chauffe-bains; becs de gaz ». Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « La présente opposition est formée à l’encontre des produits suivants en classe 11 désignés par la demande de marque contestée : «Luminaires à diodes électroluminescentes» ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition.

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils d’éclairage; lampes d’éclairage; lampadaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe NERY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination NERI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination dans une certaine calligraphie et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les termes NERY, du signe contesté et NERI, de la marque antérieure, sont de même longueur (quatre lettres) dont trois sont identiques (N, E et R) placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la différence d’aspect [des marques en présence] est renforcée par la présentation particulière de la demande d’enregistrement », dès lors que la similitude visuelle des deux dénominations ne tient pas à leur typographie mais aux lettres qui les constituent. Phonétiquement, les termes NERY et NERI ont une prononciation strictement identique [né/ri]. Ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la substitution de la lettre finale Y à la lettre I. Toutefois, cette seule différence n’est pas de nature à supprimer la perception globale très proche des signes qui restent dominés par une longueur et une prononciation identiques et par la même séquence de lettres NER-, la substitution de la lettre Y à la lettre I n’ayant en outre aucune incidence phonétique. Il résulte des grandes ressemblances visuelles et de l’identité phonétique précitées, une impression d’ensemble commune entre les signes. Le signe complexe contesté NERY est donc similaire à la marque verbale antérieure NERI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe NERY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « Luminaires à diodes électroluminescentes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.