OPP21-2732 07/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK (société à responsabilité limitée), a déposé le 26 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4748754 portant sur la marque verbale KARDAN.

Le 16 juin 2021, la société GRAND SIECLE 2019 (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne KARDHAM déposée le 14 novembre 2019, enregistrée sous le n° 018153414, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Sur la comparaison des produits et services

L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); supports d’enregistrement numériques; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; casques de réalité virtuelle; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels, notamment logiciels permettant la transformation numérique d’entreprises, logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets, logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social; Plate-formes logicielles pour la création de réseaux sociaux; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Réseaux de transmission de données; Serveurs en nuage; Logiciels téléchargeables dans le nuage; Serveurs pour la domotique; Capteurs, notamment capteurs de la qualité de l’air ; Services de conseils, d’assistance et de planification stratégique relatifs aux affaires, notamment en matière de transformation numérique; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’intermédiation commerciale [conciergerie]; Gestion de bases de données; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Conseils en communication [publicité]; Conseils en communication [relations publiques]; Services de gestion de ressources humaines; Organisation et conduite de réunions d’affaires ; Agences de logement [propriétés immobilières]; Estimations immobilières; Analyse financière; Location de bureaux [immobilier]; Courtage en biens immobiliers; Estimations financières des coûts de réparation; Estimations fiscales; Gérance de biens immobiliers; Gérance d’immeubles; Gestion financière; Informations financières ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants : « conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; analyse financière; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); Appareils et instruments scientifiques; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); détecteurs; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; relations publiques; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 échantillons); optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; audits d’entreprises (analyses commerciales); travaux de bureau; services de photocopie ; comptabilité; service de gestion informatisée de fichiers; services de bureaux de placement; portage salarial; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services bancaires; services bancaires en ligne; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; services de financement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; affaires immobilières; Assurances; services de caisses de prévoyance » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les « porte-monnaies électroniques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’un moyen de paiement numérique permettant de réaliser des achats en ligne ou dans des commerces, de recevoir des virements ou encore d’envoyer de l’argent, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels, notamment logiciels permettant la transformation numérique d’entreprises, logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets, logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social; Plate-formes logicielles pour la création de réseaux sociaux; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables dans le nuage » de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière.

A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas forcément des logiciels ou des applications téléchargeables et les seconds ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des premiers.

En outre, les premiers peuvent être utilisés sans recours aux seconds, ces derniers pouvant en outre être utilisés sans le recours aux premiers.

Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « fils électriques; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent divers dispositifs et matériel pour installations électriques, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Réseaux de transmission de données » de la marque antérieure.

En effet, les premiers consistent en du matériel électrique alors que les seconds désigne un réseau de transport de données d’un endroit vers un autre, par un moyen physique ou numérique.

Ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n’étant pas essentiellement composés des premiers, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des seconds.

Ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune.

Les « supports d’enregistrement numériques ; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; périphériques d’ordinateurs; casques de réalité virtuelle; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels, notamment logiciels permettant la transformation numérique d’entreprises, logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets, logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social; Plate-formes logicielles pour la création de réseaux sociaux; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Réseaux de transmission de données; Serveurs en nuage; Logiciels téléchargeables dans le nuage; Serveurs pour la domotique » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, contrairement à ce que soutient la société opposante.

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4 En effet, les premiers n’ont pas nécessairement recours aux seconds pour leur fonctionnement contrairement à ce que soutient la société opposante.

A cet égard, si les produits de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, aux produits de la marque antérieure invoquée pour leur mise en œuvre, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités.

Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

De mêmes, les « équipements de traitement de données » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs permettant de traiter des données ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels, notamment logiciels permettant la transformation numérique d’entreprises, logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets, logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social; Plate-formes logicielles pour la création de réseaux sociaux; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Réseaux de transmission de données; Serveurs en nuage; Logiciels téléchargeables dans le nuage; Serveurs pour la domotique » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.

A supposer, comme l’affirme la société opposante, que les logiciels permettent le traitement de données, ce qui n’est pas toujours le cas, les produits précités de la demande d’enregistrement possèdent des caractéristiques propres permettant de les distinguer des produits de la marque antérieure.

Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Egalement, les « sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement dédiés à ceux-ci.

Ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, puisqu’ils répondent à des besoins différents, et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution.

Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante.

Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « Conseils en communication [publicité] » de la marque antérieure qui s’entendent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise.

En effet et contrairement à ce que soutient l’opposant, rien ne permet d’affirmer que les seconds « peuvent s’accompagner d’abonnements à des journaux spécialisés… » cette circonstance non évidente n’étant pas démontrée.

En outre la société opposante fait valoir que « … que les journaux constituent en tant que tels un support de communication publicitaire ».

Toutefois, outre le fait que les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas pour objet la promotion et la publicité, prendre en considération un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux services de la marque antérieure tout service portant sur des produits susceptibles d’être utilisés dans le domaine de la publicité, alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des nature, objet et destination distincts.

Il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

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5 De même, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Gestion de bases de données; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure.

En effet, les premiers ne sont pas destinés à la prestation des seconds, ces derniers pouvant en outre être fournis sans le recours aux premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal KARDHAM.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous deux d’une seule et unique dénomination.

Visuellement et phonétiquement, les dénominations KARDAN, pour ce qui est de la demande d’enregistrement contestée, et KARDHAM, pour ce qui est de la marque antérieure, ont en commun la même longue séquence KARD-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.

Les signes diffèrent par la substitution de la lettre finale M par la lettre N en fin de mot au sein du signe contesté et par l’ajout de la lettre centrale H au sein de ce dernier.

Toutefois, la lettre H (centrale au sein de la demande d’enregistrement contestée) est muette et n’a donc aucune incidence phonétique. En outre, les lettres finales N (pour la demande d’enregistrement contestée) et M (pour la marque antérieure) sont très proches sur le plan visuel et phonétique.

Il résulte de ce qui précède que ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, ces derniers restant marqués par une longue séquence d’attaque commune et des sonorités très proches.

Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes il existe risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné.

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6 Le signe verbal contesté KARDAN est donc similaire à la marque verbale antérieure KARDHAM.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KARDAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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7 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour ce qui est des produits et services suivants : « conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; analyse financière; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); Appareils et instruments scientifiques; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); détecteurs; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; relations publiques; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; audits d’entreprises (analyses commerciales); travaux de bureau; services de photocopie ; comptabilité; service de gestion informatisée de fichiers; services de bureaux de placement; portage salarial; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services bancaires; services bancaires en ligne; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; services de financement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; affaires immobilières; Assurances; services de caisses de prévoyance » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

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