OPP 21-1481 25/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A M Agissant pour le compte de DOCTOTEL (société en cours de formation) a déposé le 13 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 720 985 portant sur le signe verbal DOCTOTEL. Le 2 avril 2021, la société DOCTOLIB (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal DOCTOLIB, déposée le 22 avril 2015, et enregistrée sous le n° 013 976 329 ;

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe verbal DOCTOLIB, déposée le 8 octobre 2013, et enregistrée sous le n° 13 4038280 ;

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale DOCTOLIB. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 013 976 329 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications; location d’appareils de télécommunication; services de téléconférences; services de visioconférence ; services médicaux; services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux; recherche et prise de rendez-vous par Internet; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations

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publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données; col ecte (compilation) d’informations dans le domaine de la santé. Télécommunications; services de télécommunication permettant la mise en relation ou l’échange d’informations; transmission et traitement d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé; informations en matière de télécommunications; communications (transmission) par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à une plateforme Internet; fourniture d’accès à une plateforme électronique de communication et d’information sur Internet; fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques; fourniture de forums de discussion sur l’Internet; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique; services de transmission d’informations contenues dans des banques de données; plateforme Internet dans le domaine de la santé; transmission, diffusion et traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé, par terminaux d’ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l’échange d’informations; télécommunication via des plates-formes et portails sur Internet; services de télécommunications fournissant en ligne un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et d’échanger des données et des informations; fournitures (transmission) d’informations en matière de santé; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données. Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services médicaux; services médicaux en ligne sur Internet; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté; salons de coiffure; toilettage d’animaux; jardinage; conseils et informations donnés en matière de santé; services d’expertise dans le domaine de la santé; services de télémédecine; services de téléassistance dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; location d’équipements médicaux; services de santé; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes

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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOCTOTEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOCTOLIB. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, tout comme la marque antérieure. Les deux signes en présence ont en commun une séquence identique (DOCTO), ce qui leur confère une physionomie proche ainsi qu’une sonorité identiques. Ces signes diffèrent par la présence des séquences TEL au sein du signe contesté et LIB dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, il n’est pas contesté que la séquence DOCTO, commune aux deux signes, soit distinctive au regard des services en cause. De même, la séquence DOCTO présente un caractère dominant dans la marque antérieure, du fait de sa position d’attaque et en raison du caractère peu distinctif du terme TEL qui le suit (aisément compris par le public comme étant l’abréviation du mot « téléphone »), ce dernier pouvant évoquer au regard des services de « Télécommunications; location d’appareils de télécommunication; services de téléconférences; services de visioconférence ; services médicaux; services de médecine alternative »

leur caractéristique à savoir d’être rendus à distance. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes qui risquent d’être associés dans l’esprit des consommateurs. Le signe verbal contesté DOCTOTEL est donc similaire à la marque verbale antérieure DOCTOLIB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

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2. Sur le fondement de la dénomination sociale DOCTOLIB Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de la dénomination sociale invoquée, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit antérieur. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française n° 13 4038280 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n°13 4038280, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOCTOTEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal DOCTOLIB, la marque verbale française de renommée DOCTOLIB et la dénomination sociale DOCTOLIB. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.