OPP 21-1976 21/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L M , a déposé, le 11 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 731 856 portant sur le signe verbal LA FUMEUSE.

Le 1er avril 2021 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 2 avril 2021 sous le n° 0818139. Le 4 mai 2021, la société LA SEMEUSE (société anonyme suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe désignant l’Union européenne LA SEMEUSE déposée le 6 avril 2020 et enregistrée sous le n° 1534907, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique qu’elle restreint « le champ de l’opposition aux produits suivants revendiqués en classe 29 et 30 : Classe 29 : «Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits

c uisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine», Classe 30 : «Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel ; moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « huiles à usage alimentaire ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant quant aux différences d’exploitation des signes dès lors que dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Il en va de même de l’argument du déposant selon lequel il a effectué des recherches

d’a

ntériorité sur la base de données des marques de l’Institut, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure étant indépendante de la bonne foi du déposant. Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « l’opposant lui-même n’exploite pas la totalité de la classe 30 », dès lors que la marque antérieure invoquée, étant enregistrée depuis moins de cinq ans, n’est pas soumise à l’obligation d’usage. En revanche, les « Viande; poisson; volaille; gibier; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des protéines animales, ne présentent manifestement pas les même nature, fonction et destination que les « sel; moutarde ; vinaigre ; sauces ; épices » de la marque antérieure qui désignent des condiments, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits précités soient des « produits alimentaires qui sont vendus dans les mêmes supermarchés et grandes surfaces » ; en effet, outre le fait qu’ils sont proposés sur des rayonnages distincts, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large revendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alimentaires, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement consommés avec les seconds, lesquels peuvent être utilisés avec une multitude de préparations culinaires et pas exclusivement avec les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des fruits et légumes ayant subi une préparation particulière telles que l’appertisation, la congélation, le séchage et la cuisson ainsi que des préparations de fruits cuits avec du sucre ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « pâtisserie et confiserie » de la marque antérieure qui désignent des préparations culinaires sucrées à base de pâte et des friandises à base de sucre cuit aromatisé. A cet égard, le fait que les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure soient des « produits alimentaires sucrés consommés à un même du repas », comme le soutient la société opposante, ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ceux-ci, les caractéristiques qu’ils présentent par ailleurs étant propres à les distinguer nettement. En outre, même si les produits précités de la demande d’enregistrement peuvent agrémenter ou entrer dans la composition des produits précités de la marque antérieure, ils ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés dans la préparation des pâtisseries et des sucreries, et les seconds ne sont pas nécessairement fabriqués à partir des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « œufs ; lait ; produits laitiers ; beurre » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits alimentaires d’origine animale, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; glaces à rafraichir » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des préparations culinaires sucrées à base de pâte et des friandises à base de sucre cuit aromatisé, des crèmes glacées ainsi que des glaçons et pains de glace destinés à la conservation des aliments, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, le fait que les produits précités de la demande d’enregistrement « entrent dans la composition des produits désignés par la marque antérieure dès lors qu’il s’agit de produits couramment utilisés dans le domaine de la pâtisserie et de la confiserie », comme le soutient la société opposante, ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ceux-ci, les caractéristiques qu’ils présentent par ailleurs étant propres à les distinguer nettement. Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers n’entrent pas nécessairement dans la composition des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement fabriqués à partir des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ailleurs, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’Institut et l’EUIPO, dès lors que ces décisions, du reste assez anciennes pour certaines, ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. Enfin, en n’établissant aucun lien précis entre les « fromages » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure susvisée servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA FUMEUSE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LA SEMEUSE, reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Si les signes ont en commun l’article défini LA suivi d’un terme comportant sept lettres dont cinq forment la séquence –MEUSE, ces seules circonstances ne sauraient suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent par la substitution des lettres FU- aux lettres SE- lesquelles n’ont rien en commun, ce qui engendre des différences de physionomie et de sonorités centrales. En outre, et comme le souligne la société opposante, « la marque antérieure est également constituée d’un élément figuratif important » représentant une tasse fumante et un chapeau ainsi qu’un cercle et un cartouche noir, ce qui renforce les différences visuelles entre les signes et participe à l’impression d’ensemble différente laissée par ces derniers. Surtout, intellectuellement, les signes en présence présentent de nettes différences sémantiques lesquelles apparaissent de façon claire et déterminée dans chacun des signes. En effet, le signe contesté LA FUMEUSE évoque une femme qui fume, alors que la marque antérieure LA SEMEUSE fait référence à une femme qui sème des graines. A cet égard, la seule référence à une personne féminine ne saurait suffire à créer un risque de confusion, dès que lors les signes font référence à des personnes nettement différentes comme exposé ci- dessus. Ainsi, en dépit des ressemblances visuelles et phonétiques pouvant exister entre les signes et précédemment relevées, les différences conceptuelles entre les deux signes qui seront

i mmédiatement perçues par le consommateur d’attention et de culture moyennes sont de nature à neutraliser ces ressemblances excluant ainsi tout risque de confusion entre les signes. A cet égard, si la marque antérieure peut renvoyer « à cette idée conceptuelle de café fumant » en raison de la présence d’un élément figuratif représentant une « tasse de café de laquelle se dégage de la fumée », rien ne permet d’affirmer que tel est également le cas dans le signe contesté LA FUMEUSE qui renverra immédiatement à une personne de sexe féminin fumant du tabac. Ne saurait davantage être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le consommateur associera le signe contesté LA FUMEUSE aux « produits proposés par la marque antérieure qui exploite sa marque notamment pour du café », la comparaison des signes devant s’effectuer uniquement en fonction des modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LA FUMEUSE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure LA SEMEUSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et l’identité des produits de la marque antérieure. Toutefois, la proximité de certains produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, telle qu’exposée ci-dessus. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir que la marque antérieure est « une marque forte compte tenu de son caractère distinctif élevé et en raison de son exploitation continue depuis le début du XXème siècle en Suisse mais également en France ». Elle fournit à cet égard les documents suivants :

- un bulletin de livraison daté de 1906 ;

- un flyer promotionnel daté de 1915 ;

- des photographies d’anciens packagings de la marque antérieure ;

- des captures d’écran du site internet de la marque antérieure accompagnées de liens hypertextes. Toutefois, en l’espèce, les documents fournis par la société opposante ne sont pas suffisants pour établir la connaissance particulière de la marque antérieure. En effet, si ces documents permettent d’établir l’ancienneté de la marque, ils ne fournissent pas pour autant d’informations précises quant à sa connaissance au jour de la demande d’enregistrement, auprès du public français dans le domaine considéré, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. En outre, les liens hypertextes ne peuvent pas être pris en compte dès lors qu’ils ne présentent aucune garantie quant à leur accès et à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA FUMEUSE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.