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OPP 21-1907 14/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E R est titulaire de l’enregistrement international n° 1467846 du 17 octobre 2018 portant sur la dénomination VIRASTOP et désignant la France. Le 30 avril 2021, Monsieur H J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal VIRAPIC, déposée le 20 mars 2021 et enregistrée sous le n° 018212890, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des produits et services ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques; savons médicinaux; aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ;Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Substances diététiques à usage médical; produits pharmaceutiques et médicaments pour la médecine humaine, à savoir compositions pour le traitement de pathologies provoquées par des refroidissements, et/ou des infections virales à virus à ARN, et/ou par des parasitoses à protozoaires ; produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; huiles à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; substances et aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme liquide; préparations de vitamines; désinfectants; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations pour le bain à usage médical; herbes médicinales; tisanes; parasiticides; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; culottes et serviettes hygiéniques; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; Vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de produits cosmétiques et préparations de toilettes; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de sirops à usage médical; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de complément alimentaires et substances à usage diététiques; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de matériel et instruments médicaux et vétérinaires; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de dispositifs de protection médicaux et vétérinaires, pansements, blouses et masques; service d’informations commerciales relatives à des produits cosmétiques et préparations de toilettes; service d’informations commerciales relatives à des produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; service d’informations commerciales relatives à des sirops à usage médical; service d’informations commerciales relatives à des complément alimentaires et substances à usage diététiques; service d’informations commerciales relatives à des dispositifs de protection médicaux et vétérinaires, pansements, blouses et masques; service d’informations commerciales relatives aux matériels et instruments médicaux et vétérinaires; présentation de produits et services sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de commande en ligne; services d’information

3 c ommerciale, y compris en ligne; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; services de comparaison de prix; services d’analyse de prix; publicité; marketing; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales; promotion commerciale; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons]; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires ; services de promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions; services de conseils en matière de techniques de vente et de programmes de vente; conseil en matière d’organisation concernant des programmes de fidélisation de la clientèle; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; optimisation du trafic pour des sites web; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’abonnement à des services sur internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; estimations et évaluations en matière commerciale; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; compilation de listes de clients potentiels; compilation de listes d’adresses; relations publiques; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industriel es ou commerciales; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; organisation et conclusion de transactions et de contrats commerciaux; courtage pour des listes de noms et d’adresses; services de conseil et d’information dans tous les domaines précités, y compris en ligne ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de coloration capil aire; salons de beauté; services de salons de coiffure; salons esthétiques et de massages; Services de massage; Services de saunas; spas et instituts; services d’épilation; analyses cosmétiques; art corporel; services de toilettage d’animaux; services de médecine alternative; services médicaux; services vétérinaires; services de soins de santé pour êtres humains et animaux; services pharmaceutiques; dentisterie; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services agricoles, horticoles, sylvicoles et apicoles; service de reboisement et reforestation; services de jardiniers-paysagistes; Services de composition florale; services de conseil, et d’information dans tous les domaines précités, y compris en ligne ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants « Produits pharmaceutiques; savons médicinaux; aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce que ne conteste pas le déposant. Cependant, le déposant fait notamment valoir que la marque antérieure ne désigne aucun produit des classes 3 et 33. A cet égard, il convient de rappeler au déposant que la Classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. C’est pourquoi, un tel argument ne peut qu’être écarté dans le cadre de la comparaison des produits et services.

4 E n ce qui concernes les produits suivants « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; produits de rasage » figurant en classe 3 au sein de la demande contestée, il convient de constater que ces produits sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services suivants «Vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de produits cosmétiques et préparations de toilettes ; service d’informations commerciales relatives à des produits cosmétiques et préparations de toilettes », ces derniers ayant pour objet spécifique ces premiers. Ces produits et services sont donc incontestablement complémentaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Force est toutefois de constater, comme le relève à juste titre le déposant, que les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande contestée désigne des boissons contenant de l’alcool qui sont commercialisés en grande surface et dont la consommation est interdite aux mineurs et peut s’avérer préjudiciable pour la santé d’autrui. Ces produits n’ont donc à l’évidence pas la même nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques et médicaments pour la médecine humaine, à savoir compositions pour le traitement de pathologies provoquées par des refroidissements, et/ou des infections virales à virus à ARN, et/ou par des parasitoses à protozoaires ; sirops à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques » de la marque antérieure qui sont des produits médicaux et pharmaceutiques délivrés en pharmacie et dont la finalité est d’assurer le traitement d’une maladie. Ces produits sont donc différents, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HERBAPIC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VIRAPIC, ci-dessous reproduit : VIRAPIC L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale de la similarité des signes doit, en ce qui concerne les similitudes visuel es, phonétiques ou conceptuel es des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal, représenté par l’intermédiaire d’une police d’écriture bicolore, au-

5 d essus duquel figure un élément figuratif de tail e supérieure et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique représentée en police d’écriture neutre. Sur les plans visuels et phonétiques, les signes en présence ont en commun la séquence verbale finale –APIC. En outre, ces signes contiennent tous deux la lettre R positionnée dans le même ordre et occupant le même rang. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait conduire l’Institut à considérer les signes en cause similaires, dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences propres à les différencier nettement. Sur le plan visuel, ces signes diffèrent par leur séquence verbale d’attaque, à savoir, HERB pour le signe contesté et VIR pour la marque antérieure. En outre, la dénomination « HERBAPIC » du signe contesté est représentée par l’intermédiaire d’une police d’écriture bicolore et est accompagnée d’un élément figuratif de tail e supérieure qui la surmonte. Sur le plan phonétique, les signes diffèrent radicalement par leurs séquences d’ouverture, en l’occurrence, [herb] pour le signe contesté et [vir] pour la marque antérieure. Sur le plan intel ectuel, comme le soutient à juste titre l’opposant, la dénomination « HERBAPIC », compte tenu de leur très grande proximité sur les plans visuels et phonétiques, est susceptible d’évoquer « l’herbe à pic », plante notamment utilisée dans différentes préparations médicales ou pharmaceutiques, comme le précise le déposant. Cette évocation est en revanche absente de la marque antérieure, comme le reconnait l’opposant, qui fait valoir qu’il s’agit d’un « signe de fantaisie sans signification particulière ». A cet égard, les pièces transmises par l’opposant sont de nature à établir que l’évocation de « l’herbe à pic » par la dénomination HERBAPIC du signe contesté, sera perçue par le public pertinent, dans la mesure où el es permettent d’établir que l’herbe à pic est une plante populaire auprès du grand public, notamment, en Guadeloupe et en Martinique, mais aussi d’un public de spécialistes du milieu médical et pharmaceutique (partie du public de référence auquel s’adressent les produits et services de la marque antérieure). En conséquence les signes ne peuvent être rapprochés sur le plan conceptuel. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est très différente. De plus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, contrairement à ce que soutient l’opposant, si la dénomination HERBAPIC apparait effectivement faiblement distinctive au regard des produits et services en cause, force est cependant de constater que l’élément figuratif distinctif du signe contesté, représentant une goutte d’eau de couleur verte couronnée d’un feuil age, occupe par sa tail e et son positionnement une place centrale au sein du signe contesté. A cet égard, l’opposant ne saurait, en vue d’établir le caractère faiblement distinctif de l’élément figuratif précité, se livrer à une décomposition méthodique des différentes parties de cet élément figuratif, sans en dénaturer la représentation globale. Ainsi, l’élément figuratif représentant une goutte d’eau de couleur verte couronnée d’un feuil age est distinctif et dominant au sein du signe contesté.

6 I l en résulte des différences importantes entre ces deux signes, dominés respectivement par l’élément figuratif représentant une goutte d’eau de couleur verte couronnée d’un feuil age et la dénomination VIRAPIC, qui, sur le plan visuel, phonétique et conceptuel différent. Ainsi, le signe contesté figuratif HERBAPIC n’est pas similaire à la marque antérieure verbale VIRAPIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, contrairement aux assertions de l’opposant, l’identité de certains des produits et services ou leur degré élevé de similarité n’est pas de nature à compenser le faible degré de similarité entre les signes cause, lesquels produisent sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels, une impression d’ensemble différente, eu égard notamment aux éléments distinctifs et dominants des signes en cause. En outre, si les documents fournis par l’opposant (factures, historique des ventes de 2011 à 2018, extraits de sites internet commercialisant le produit, articles de magazines et extrait d’un blog) démontrent l’usage de la marque antérieure en Guadeloupe et en Martinique ainsi qu’une certaine médiatisation à l’échel e nationale de ladite marque à la suite de l’épidémie de COVID-19, pour autant ces circonstances n’apparaissent pas suffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure, compte tenu des différences d’ensemble précitées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Enfin, il convient de préciser que les décisions invoquées par l’opposant à l’appui de son opposition ne sont pas transposables au présent cas d’espèce, dès lors qu’el es ont été rendues dans des circonstances différentes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif HERBAPIC peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, similaires, et à fortiori différents, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.