OPP 21-1228 08/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A D a déposé le 4 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 717 693 portant sur le signe verbal SAINTE MARCO.

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Le 18 mars 2021, la SOCIETE NOUVELLE CHAUSSURES MARCO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MARCO déposée le 17 novembre 1988, enregistrée sous le n° 1 498 650, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre Le 24 avril 2021 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 26 avril 2021 sous le n° 0820120. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; sous-vêtements ».

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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures en tous genres et en toutes matières ainsi que leurs éléments constitutifs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée relèvent, tout comme les « Chaussures en tous genres et en toutes matières ainsi que leurs éléments constitutifs » de la marque antérieure, de la catégorie générale commune des articles d’habillement, qui regroupe l’ensemble des articles destinés à vêtir le corps pour le protéger ou le parer. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination et répondant aux mêmes besoins, sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle désireuse de protéger ou de parer son corps. A cet égard, il importe peu que les produits de la demande d’enregistrement contestée n’aient « pas vocation à être en contact avec le sol, à amortir le poids du corps tout entier, à apporter une stabilité ni à être résistants face aux chocs répétés par le nombre de pas sur la rigidité du sol » ou qu’il existe « une grande différence des agressions contre lesquelles il faut justement apporter protection », ces circonstances ne les faisant pas échapper à la catégorie générale des articles d’habillement. En outre, les produits précités sont susceptibles d’être commercialisés par les mêmes entreprises spécialisées dans la fabrication et/ou la vente d’articles d’habillement. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le retrait partiel effectué permettrait « l’élimination de la confusion possible entre les produits » ; en effet, cette circonstance est sans incidence sur la démonstration de la similarité entre les produits en cause, la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui sont similaires par leur appartenance à une même catégorie générale, ce qui est bien le cas en l’espèce. De même, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « seuls des articles chaussants seront produits » sous la marque MARCO et que « SAINTE-MARCO ne [fabrique] que des vêtements et ne [produit] aucun article se rapportant à la chaussure » dès lors que la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, et contrairement à ce que soutient la déposante, le fait qu’« aucun des outils et procédés requis pour la confection de chaussures (…) ne se retrouvent dans la fabrication de vêtements » ou que la « fabrication d’une chaussure est très singulière dans sa construction et dans ses procédés de confection » n’empêche pas les produits de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure d’appartenir à la même catégorie générale des articles d’habillement. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

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En outre, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la déposante tirés de décisions rendues par la Cour d’appel de Paris, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAINTE MARCO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MARCO, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal dans une calligraphie particulière. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme MARCO, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes en présence diffèrent par la présence du terme SAINTE au sein du signe contesté ainsi que par la calligraphie particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

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En effet, le prénom MARCO présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Le prénom MARCO, revêt par ailleurs un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme SAINTE se rapporte directement à lui en faisant porter l’attention sur lui. A cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, sans toutefois le démontrer, rien ne permet d’affirmer que « le terme SAINTE n’est pas d’usage fréquent dans la dénomination des marques de prêt-à-porter ». En outre, la calligraphie particulière de la marque antérieure n’affecte pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du prénom MARCO. Dès lors, les différences visuelles et phonétiques invoquées par la déposante tenant à la présence au sein du signe contesté du terme SAINTE et d’une présentation particulière de la marque antérieure, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, compte tenu de leur caractère faiblement distinctif ou secondaire, elles ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. Intellectuellement, le terme commun aux deux signes est susceptible d’évoquer le même prénom, peu importe qu’il soit féminin ou masculin. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « les deux univers invoqués par chaque signe sont totalement distincts, le premier signe évoquant un prénom très courant d’origine italienne MARCO, le second évoquant quant à lui une entité féminine canonisée jumelée avec un terme masculin SAINTE-MARCO, tout à fait distinctif, rare et non conventionnel », le terme SAINTE permettant seulement de mettre en exergue l’élément MARCO, comme précédemment développé. En tout état de cause, une évocation différente entre les signes ne saurait suffire à écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées. De même, rien ne permet d’affirmer que la combinaison entre « le terme MARCO (…) masculin et le vocable SAINTE (…) féminin » constitue « une combinaison [Nom Féminin – Nom Masculin] tout à fait singulière », la notion de « singularité » et donc d’originalité étant étrangère au droit des marques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, ne sauraient être retenus l’argument de la déposante selon lequel « SAINTE- MARCO évoquant une entité féminine vertueuse ou pure qu’est une Sainte (SAINTE-MARCO est une marque de vêtements éthiques), additionné à un terme masculin, porte tout de suite à interrogation car non conventionnel » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

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Le signe verbal contesté SAINTE MARCO est donc similaire à la marque complexe antérieure MARCO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SAINTE MARCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.