OPP 21-1269 30/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S H a déposé le 28 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4 716 133 portant sur le signe verbal ISO ACADEMIE. Le 22 mars 2021, la société INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (Organisation internationale de normalisation) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale ISO, enregistrée le 22 mars 2004 et renouvelée par première déclaration publiée le 10 avril 2014 sous le n° 821 735 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; Education; formation; divertissement; activités sportives et culturel es ; Inspection, contrôle, supervision, vérification et certification de la qualité de produits et de services ainsi que de leur conformité aux normes, lois, règles, pratiques et standards nationaux et internationaux; certification de la conformité aux normes et standards des opérations de travail». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services de « Publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, contrairement à ce que soutient la société opposante n’appartiennent pas à la même catégorie générale que les services de «Éducation ; formation ; activités culturel es» de la marque antérieure. En effet, les premiers relevant de la catégorie générale des publications alors que les seconds visent la catégorie générale de l’éducation. Ces services ne sont donc pas identiques. De plus, les services de « Publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de la mise à disposition d’ouvrages, de périodiques et de films sur différentes plateformes , ne présentent pas les mêmes

n ature, objet et destination que les services de «Éducation ; formation ; activités culturel es» de la marque antérieure, qui désignent des actions visant la formation, l’instruction de quelqu’un, et des activités intel ectuel es proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales. Enfin, les services de « Publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Éducation ; formation ; activités culturel es» de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires. Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ISO ACADEMIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ISO, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Les deux signes ont en commun la dénomination ISO, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément ACADEMIE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination ISO, commune aux deux signes et constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause.

En outre, au sein du signe contesté, la dénomination ISO présente un caractère essentiel en ce que le terme ACADEMIE, qui la suit, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement proposant des formations. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ISO ACADEMIE est donc similaire à la marque verbale antérieure ISO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ou non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, il est vrai, comme le rappel e la société opposante, que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A l’appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine de la normalisation de produits et services. Cependant, cette notoriété dans le domaine de la normalisation ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services de « Publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande, dès lors que ces derniers ont été comparés aux services d’«Éducation ; formation ; activités culturel es» pour lesquels la marque antérieure ne bénéficie pas d’une connaissance particulière. En tout état de cause, cette notoriété attachée au domaine spécifique de la normalisation ne permettrait pas de conclure à un risque de confusion à l’égard de de tous les produits ou services susceptibles de faire l’objet d’une normalisation, sous peine de vider de son sens le principe de spécialité.

C ONCLUSION En conséquence le signe verbal ISO ACADEMIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.