OPP21-1913 17/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LAULHERE SAS (société par actions simplifiée), a déposé le 12 février 2021, la demande d’enregistrement n°4732229 portant sur la marque figurative LH. Le 3 mai 2021, la société LA HALLE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LH déposée le 13 mars 2013, enregistrée sous le n°3989818, sur le fondement du risque de confusion. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. Le déposant, a l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition.

2

La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux

3

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espère, la date de dépôt de la demande contestée est le 12 février 2021. La société La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 12 février 2016 au 12 février 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants (habillement) ; bonneterie ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. La déposante conteste la validité des preuves fournies par la société opposante pour ce qui est des produits suivants : « chapellerie ; gants (habillement) ; bonneterie ». Selon cette dernière, « les articles de « chapellerie ; gants (habillement) ; bonneterie » apparaissent uniquement dans l’annexe 1 en pages 38, 43 et 48 et en majorité sous la marque CREEKS appartenant à l’opposante ». Toutefois, dans les pages citées par la déposante apparaissent également des bonnets, gants, chapeaux, casquettes et chaussettes sous la marque LH. Ces produits apparaissent sous la marque LH, outre au sein des Pièces 1, au sein des Pièces 3.3 ; 3.8 et 5.

4

Ainsi, cet usage ne peut être considéré, contrairement à ce que soutient la société déposante, comme « purement symbolique ». En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants (habillement) ; bonneterie ».

Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; gants (habillement); bonneterie ». Tel que précédemment développé ci –dessus, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : «Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants (habillement) ; bonneterie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A cet égard, la société déposante fait valoir qu’ « … en application de la méthode interprétative et au regard de la jurisprudence IP Translator de la CJCE et des principes de son application dégagés par l’INPI, il ressort que le fait de viser, lors du dépôt de la marque, l’intitulé général de la classe 25 « Vêtements ; chaussures » ne pouvait être interprété comme une demande de protection de la marque pour l’ensemble des produits relevant de la classe concernée, dont font partie les articles de « chapellerie; gants (habillement); bonneterie ». Dès lors, les termes « Vêtements ; chaussures » correspondant à un élément de l’intitulé général de la classe 25 tel que visé dans le libellé des produits couverts par la marque antérieure ne recouvrent pas les « chapellerie; gants (habillement); bonneterie » de la demande contestée. Bien que relevant de la même classe, il s’agit de produits différents ne présentant pas la même nature, fonction, destination et les lieux de fabrication et commercialisation peuvent être bien distincts également ».

A cet égard, il y a lieu de relever que si parmi le libellé de la marque antérieure pour lesquels la marque antérieure est, dans le cadre de la présente procédure, réputée enregistrée, figure une partie de l’intitulé général de la classe 25, à savoir les « vêtements, chaussures », la jurisprudence citée par l’opposant doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification visée à l’article 1er de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, adopté à la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979, afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise, ce qui est la cas en l’espèce, les « vêtements, chaussures » pouvant se définir comme suit : « Articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain

5

pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, issus de l’industrie de la confection et distribués dans les magasins d’habillement ». Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

6

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux lettres entremêlées, d’une présentation particulière et de couleurs et la marque antérieure est composée de deux lettres. Les signes ont en commun l’association de lettres LH, seul élément verbal du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et une identité phonétique. Les signes diffèrent par la présentation du signe contesté dans lequel les lettres L et H sont entremêlés, la police d’écriture stylisée, un élément figuratif est placé au-dessus de ces lettres, le tout étant présenté en bleu marine. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société déposante, ces circonstances n’empêchent nullement la perception immédiate de la séquence de l’association des lettres LH, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé et que la présentation particulière susvisée vient simplement mettre en exergue. En effet, et contrairement à ce que soutient le déposant, la forme des lettres L et H est clairement identifiable au sien de la demande d’enregistrement contestée, même entremêlées. En outre, l’élément surmontant les lettres LH au sein de la demande contesté qui n’altère nullement leur perception n’a aucune incidence phonétique, et n’a qu’un faible impact d’un point de vue visuel, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, la société déposante fait valoir que le signe contesté comporte un « … graphisme particulier contestée incluant la forme d’un béret sur sa partie haute personnalise encore

7

davantage ce signe et lui confère une individualité propre. Ces caractéristiques sont exclues de la marque antérieure… ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence qui n’a sous les yeux que le signe contesté perçoive dans l’élément surmontant les lettres LH la forme d’un béret, les raisons ayant présidé au choix des signes lui échappant. Il ne saurait davantage être tiré de conclusion de l’argument du déposant selon lequel « Le consommateur est effectivement coutumier de l’emploi de ces marques figuratives dont la représentation reste très attractive visuellement ». Ainsi, rien ne permet d’affirmer, comme le fait la société déposante, que le signe contesté forme un tout indivisible nouveau et mémorisable pour le consommateur, ni que le public pertinent « lors de l’achat, [percevra] la marque qui les désigne sous une forme visuelle ». En outre, le fait que les lettres LH de la demande contestée soient entrecroisées ne suffit pas à affirmer que le signe contient un « visuel important », contrairement à ce qu’indique la déposante, ceci d’autant plus que les signes restent dominés par la reprise à l’identique des lettres susmentionnées qui demeurent perceptibles en tant que telles. Ainsi, l’argument de la société déposante relatif au fait que les signes en comparaison soient des signes courts, ne saurait prospérer dès lors que les signes en cause sont tous deux constitués de l’association des mêmes lettres LH. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de « l’aspect créatif » de la demande contestée. En effet, la créativité, ou l’absence de créativité, d’un signe n’a aucune incidence sur la comparaison des signes qui sont comparés tels que déposés. En conséquence, les différences de présentation visuelles entre les signes n’altèrent pas les ressemblances précitées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sont inopérants les arguments de la déposante relatifs à l’existence d’autres marques antérieures qu’elle aurait déposées, ou encore de marque de tiers ayant été enregistrées, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes concernés par cette opposition. En outre, sont sans incidence les arguments de la société déposante et tirés de décisions du Directeur de l’Institut, des Tribunaux, ou encore de l’Office des marques de l’Union Européenne, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. Le signe figuratif contesté LH est donc similaire à la marque verbale antérieure LH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

8

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison cette identité et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.