OP21-2118 22/03/2022

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur M G a déposé le 20 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 735 116 portant sur le signe verbal LAYT.

Le 11 mai 2021, la société PEPSICO, INC. (société selon les lois de l’Etat de Caroline du Nord) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LAY’S déposée le 11 août 1986, enregistrée sous le n° 1 367 580 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DÉCISION A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure française n° 1 367 580

Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement.

En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « fruits et légumes conservés, séchés et cuits ».

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En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 20 février 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure française n° 1 367 580 a fait l’objet d’un usage sérieux en France, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 20 février 2016 au 20 février 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition.

Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :

— Pièce 3 : Capture d’écran de la page Wikipédia consacré à la Marque LAY’S

— Pièce 4 : Article du 10 janvier 2020 – Linéaires, le magazine de la distribution alimentaire – « Lay’s déboule sur la chip’s bio » et Article du 23 mars 2015, Les Echos « PepsiCo s’impose comme le roi des chips en France »

— Pièce 5 : Le grand Livre des Marques – Les Marques préférées des français – 2018

— Pièce 6 : Article du 28 octobre 2019 – LSA – « PepsiCo arrive dans le snack bio avec les chips Lay’s »

— Pièce 7 : Article du 3 mars 2020 – Prnewswire – « L M, P P, L M formidablement distraits par les chips Lay’s dans une nouvelle pub de foot bourrée d’action »

— Pièce 8 : Article du 9 juin 2015 – LSA – « PepsiCo devient le nouveau sponsor de l’UEFA Champions league ».

— Pièce 10 : Attestation de la revendication, Euromonitor International Ltd, 12/06/2019 et sa traduction libre et partielle

— Pièce 11 : Attestation de la revendication, Euromonitor International Ltd, 11/05/2020 et sa traduction libre et partielle

— Pièce 12 : Décision de la deuxième chambre du recours, EUIPO, 29/08/2018

— Pièce 13 : Attestation, J J F, PepsiCo Inc., du 12 août 2020 et sa traduction libre et partielle o Exhibit 1 : Classement « Forbes Global 2000 List » 2020 et sa traduction o Exhibit 2 : Extrait du rapport Annuel de PepsiCo 2019 et sa traduction partielle o Exhibit 3 : Exemple de publicité LAY’S o Exhibit 4 : Représentation d’un packaging LAY’S tel que commercialisé aux USA en 2020 o Exhibit 5 : Résumé historique de l’histoire des produits de la marque LAY’S et sa traduction partielle o Exhibit 6 : Extrait du site internet LAY’S et sa traduction o Exhibit 7 : Liste des marchés de vente des produits LAY’S dans le monde et sa traduction o Exhibit 8 : Article « Pepsi to Unify Potato Chips Under Lay’s Brand », LEXIS, édition du 30 novembre 1995 du Reuter Business Report et sa traduction o Exhibit 9 : Article « Frito-Lay is Going for Potato Chips in Russia », LEXIS édition du 19 décembre 1996 du RusData DiaLine – BizEkon News et sa traduction, Article « PepsiCo to Launch LAY’S Potato Chips in Kingdom » LEXIS édition du 18 novembre 1995 de Moneyclips et Article « The King of Snacks » LEXIS édition du 20 octobre 1997 du magazine Forbes o Exhibit 10 : Liste des certificats d’enregistrement des marques LAY’S dans le monde o Exhibit 11 : Attestation d’Euromonitor 2020 et sa traduction o Exhibit 12 : Représentation d’emballages de produits LAY’S dans le monde o Exhibit 13 : Exemples de publicités utilisées aux USA et en Espagne o Exhibit 14 : Exemples de publicités vidéos des produits LAY’S o Exhibit 15 : Liste des publicités vidéos LAY’S en 2007 3

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— Pièce 14 : Rapport annuel sur les marques de produits alimentaires et de boissons gazeuses les plus importantes et les plus puissantes, Brand Finance, Juillet 2019 et sa traduction libre et partielle

— Pièce 15 : « Pepsi s’impose comme le roi des chips en France », M C, Les Echos, 23/03/2015

— Pièce 18 : copie de catalogues de vente publiés par des magasins de la grande distribution

— Pièce 19 : copie des réseaux sociaux de PepsiCo Inc.

— Pièce 20 : article de presse du 11 février 2021 publié sur le site internet du magazine GQ intitulé « Lay’s dévoile des chips (pomme de terre) au chocolat pour la Saint-Valentin »

— Pièce 21 : Article de presse publié le 14 septembre 2017 publié le 14 septembre 2017 publié sur le site internet www.letribunaldunet.fr intitulé « La marque de chips Lay’s vous invite à voter pour trouver sa nouvelle saveur : taco, tomate verte ou bagel ? » et article de presse publié le 27 septembre 2017 sur le site internet www.konbini.com intitulé « Limonade, paëlla, banane : Lay’s confie à internet le choix de son nouveau parfum de chips »

— Pièce 22 : recueil de la société Mintel attestant de la vente de produits sous la Marque Renommée en France entre juin 2004 et août 2021

— Pièce 25 : factures de PepsiCo France entre 2016 et 2021

— Pièce 27 : définition légume donnée par le dictionnaire Larousse

— Pièce 28 : Extrait de la page de l’encyclopédie Wikipédia donnant la définition du légume

— Pièce 29 : Extrait de la page de l’encyclopédie Wikipédia donnant la définition de la pomme de terre

— Pièce 30 : Carte d’identité de la pomme de terre tirée du site https://www.lesfruitsetleslegumesfrais.com/

— Pièce 31 : Liste des légumes de l’encyclopédie Wikipédia

— Pièce 32 : Décision de la chambre des recours de l’EUIPO du 30 juin 2020 et sa traduction libre partielle

— Pièce 33 : Décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 20 octobre 2020 et sa traduction libre partielle

— Pièce 34 : Décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 6 avril 2021 et sa traduction libre partielle

— Pièce 35 : Décision de Monsieur le Directeur de l’INPI du 29 juillet 2011, OPP 11-841 EB

— Pièce 36 : Décision de Monsieur le Directeur de l’INPI du 23 décembre 2016, OPP 16-3153 NOA

Sur la période pertinente 4

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Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.

A cet égard, seuls les articles du 9 juin 2015 – LSA – « PepsiCo devient le nouveau sponsor de l’UEFA Champions league » (pièce 8) et celui du journal Les Echos intitulé « Pepsi s’impose comme le roi des chips en France » (pièce 15) sont écartés dès lors qu’ils sont hors période pertinente.

En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).

Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Sur le lieu de l’usage

En ce qui concerne la marque antérieure française 1 367 580, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français.

Contrairement à ce que soutient le déposant, les pièces sont suffisantes pour démontrer un usage de la marque antérieure sur le territoire français, pour lequel elle est leader sur le marché des chips.

Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire français a été démontré par la société opposante.

Importance de l’usage

La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

En l’espèce, contrairement à ce que soutient le déposant, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, les investissements, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par leur titulaire au cours de la période pertinente.

Sur l’usage pour les produits enregistrés

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Le déposant soutient que « les nouvelles pièces versées par l’opposante, à l’instar de celles qui ont d’ores et déjà été communiquées portent toutes sur des chips (pièces adverses 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15) et mentionnent expressément pour la plupart (pièces adverses 4, 6, 13) le fait que celles-ci sont faites à base de pomme de terre (pièces adverses 18, 19, 20, 22, 25) ».

Or, il indique que « l’organisation mondiale pour la santé considère que les pommes de terre ne font pas partie des légumes ou des fruits (pièce 11) ».

Toutefois, comme le relève la société opposante « pour le conso d’attention moyenne et le public pertinent, la pomme de terre est un légume, appartenant à la catégorie des tubercules. Elle est également considérée comme étant « le légume préféré des français » (pièce 30) et figure dans la liste des « espèces couramment consommés comme légumes » fournie l’encyclopédie Wikipédia (pièce 31) ».

La Chambre des recours de l’EUIPO a d’ailleurs considéré que les « pommes de terre sont considérées comme des légumes et le fait qu’elles soient transformées ne change rien à cette conclusion puisque les produits litigieux comprennent expressément des « légumes transformés, conservés ou séchés (pièce 32 §26 et 27) ».

Ainsi, en ce qui concerne les « légumes conservés, séchés et cuits », les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.

En effet les chips s’entendent de pommes de terre coupées en fines lamelles et frites.

En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits suivants : « fruits conservés, séchés et cuits ».

Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services invoqués par l’opposant, la similarité entre des services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante.

En effet, aucun document ne permet d’établir l’exploitation de ces produits.

Ainsi, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les « fruits conservés, séchés et cuits ».

Sur l’usage sous une forme modifiée

En l’espèce, la marque antérieure telle qu’enregistrée est constituée du signe verbal LAY’S.

Le déposant soutient dans ses observations en réponse que la société opposante exploite un signe qui n’est pas celui sur lequel est fondé l’opposition. Il soutient que la société opposante exploite la marque verbale antérieure LAY’S systématiquement sous une forme modifiée à savoir sous un signe semi-figuratif. Or il soutient que l’ « élément figuratif bi-colore composé d’un bandeau rouge entourant une sphère jaune, sur lequel est apposé l’élément verbal Lay’s écrit dans une typographie stylisée de couleur blanche, est accrocheur et sera perçu par le public concerné comme l’élément dominant de ce signe complexe. Il en résulte donc que l’opposante ne peut aucunement se prévaloir de la prétendue renommée de la marque seconde pour attester de l’usage et de la renommée de sa marque antérieure ».

A cet égard, la société opposante indique qu’ « il ressort des pièces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 20, 21 et 25 que la marque renommée est bien utilisée telle qu’enregistrée ».

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Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le déposant, les éléments figuratifs qui diffèrent entre la marque antérieure et le signe complexe exploité ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de l’élément verbal LAY’S, dès lors qu’il s’agit d’éléments figuratifs qui seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui dès lors ne les retiendra pas.

En effet, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

A cet égard, la société opposante soutient que « l’élément figuratif seul est faiblement distinctif puisqu’il représente un cercle jaune, évocateur de la forme des chips, produits couverts par la marque renommée » et le ruban rouge est un élément décoratif très courant.

Ainsi, si les éléments graphiques du signe semi-figuratif sont clairement visibles, ils ne dominent pas l’impression d’ensemble produite par le signe et ne sauraient détourner l’attention du consommateur de la pertinence de la partie verbale, contrairement aux assertions du déposant.

Dès lors, ils n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré.

Ainsi, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les produits de « légumes conservés, séchés et cuits » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.

Conclusion Il ressort de ce qui précède que la société opposante a apporté la preuve d’un usage sérieux uniquement pour les « légumes conservés, séchés et cuits ».

En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « légumes conservés, séchés et cuits ».

B. Sur l’atteinte à la marque de renommée

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

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La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la française LAY’S n° 1 367 580 au regard des produits suivants : « fruits et légumes conservés, séchés et cuits ».

Toutefois, et ainsi qu’il l’a été précédemment établi, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « légumes conservés, séchés et cuits», en sorte que la renommée devra être examinée au regard de ces produits.

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que « la marque LAY’S est une marque ancienne qui a bâti sa renommée en proposant des encas salés et sucrés notamment des chips et autres produits apéritifs depuis 2003 en France (pièce 3) » .

Elle fait valoir notamment que « les produits de la marque LAY’S représentent 40% du marché des chips en France (pièce 4) ».

Elle indique que « la marque LAY’S a été reconnue marque préférée des français en 2018 (pièce 5) et est considérée comme une marque a succès en France (pièce 15) » et « comme « la marque No. 1 de chips dans le monde » au cours des années 2019 et 2020, comme en attestent les deux attestations certifiées de la société Euromonitor International Ltd en date du 16 juin 2019 et du 11 mai 2020 […] (pièces 10 et 11) ».

Elle fait valoir également que « la marque LAY’S est l’objet de campagnes marketings nombreuses et d’envergure. En 2020, elle s’associe avec les joueurs de foot mondialement connus que sont L M, P P et L M (pièce 7). Elle est également le sponsor officiel de compétition sportive telle que l’UEFA Champion League depuis 2015 (pièce 8) ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis en plusieurs pièces :

- Pièce n°1 : arrêt de la CJCE du 27 novembre 2008, C-252/07

— Pièce n°2 : arrêt de la Cour d’appel de Paris, 25 avril 2017, RG 16/08758

— Pièce 3 : Capture d’écran de la page Wikipédia consacré à la Marque LAY’S (« En France, elle est le leader du marché des chips avec 39% de part de marché ; elle rapporte 137 millions d’euros avec une hausse de 15%. Son concurrent Vico pèse trois fois moins »)

— Pièce 4 : Article du 10 janvier 2020 – Linéaires, le magazine de la distribution alimentaire – « Lay’s déboule sur la chip’s bio » (« Archi-leader des chips avec 40% du chiffres d’affaires ») et Article du 23 mars 2015, Les Echos « PepsiCo s’impose comme le roi des chips en France » (« le roi des chips avec Lay’s. la marque est leader du marché de l’épicerie dans le monde. En France, elle totalise 40% des ventes de chips, loin devant son concurrent Vico ».

— Pièce 5 : Le grand Livre des Marques – Les Marques préférées des français – 2018 (« En 2003, 8

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Lay’s arrive sur le marché français et devient la marque référente du marché ».

— Pièce 6 : Article du 28 octobre 2019 – LSA – « PepsiCo arrive dans le snack bio avec les chips Lay’s »

— Pièce 7 : Article du 3 mars 2020 – Prnewswire – « L M, P P, L M formidablement distraits par les chips Lay’s dans une nouvelle pub de foot bourrée d’action »

— Pièce 8 : Article du 9 juin 2015 – LSA – « PepsiCo devient le nouveau sponsor de l’UEFA Champions league ».

— Pièce 9 : Copie marque de l’Union Européenne PEPSI n°14 225 015

— Pièce 10 : Attestation de la revendication, Euromonitor International Ltd, 12/06/2019 et sa traduction libre et partielle

— Pièce 11 : Attestation de la revendication, Euromonitor International Ltd, 11/05/2020 et sa traduction libre et partielle

— Pièce 12 : Décision de la deuxième chambre du recours, EUIPO, 29/08/2018

— Pièce 13 : Attestation, J J F, PepsiCo Inc., du 12 août 2020 et sa traduction libre et partielle o Exhibit 1 : Classement « Forbes Global 2000 List » 2020 et sa traduction o Exhibit 2 : Extrait du rapport Annuel de PepsiCo 2019 et sa traduction partielle o Exhibit 3 : Exemple de publicité LAY’S o Exhibit 4 : Représentation d’un packaging LAY’S tel que commercialisé aux USA en 2020 o Exhibit 5 : Résumé historique de l’histoire des produits de la marque LAY’S et sa traduction partielle o Exhibit 6 : Extrait du site internet LAY’S et sa traduction o Exhibit 7 : Liste des marchés de vente des produits LAY’S dans le monde et sa traduction o Exhibit 8 : Article « Pepsi to Unify Potato Chips Under Lay’s Brand », LEXIS, édition du 30 novembre 1995 du Reuter Business Report et sa traduction o Exhibit 9 : Article « Frito-Lay is Going for Potato Chips in Russia », LEXIS édition du 19 décembre 1996 du RusData DiaLine – BizEkon News et sa traduction, Article « PepsiCo to Launch LAY’S Potato Chips in Kingdom » LEXIS édition du 18 novembre 1995 de Moneyclips et Article « The King of Snacks » LEXIS édition du 20 octobre 1997 du magazine Forbes o Exhibit 10 : Liste des certificats d’enregistrement des marques LAY’S dans le monde o Exhibit 11 : Attestation d’Euromonitor 2020 et sa traduction o Exhibit 12 : Représentation d’emballages de produits LAY’S dans le monde o Exhibit 13 : Exemples de publicités utilisées aux USA et en Espagne o Exhibit 14 : Exemples de publicités vidéos des produits LAY’S o Exhibit 15 : Liste des publicités vidéos LAY’S en 2007

— Pièce 14 : Rapport annuel sur les marques de produits alimentaires et de boissons gazeuses les plus importantes et les plus puissantes, Brand Finance, Juillet 2019 et sa traduction libre et partielle

— Pièce 15 : « Pepsi s’impose comme le roi des chips en France », M C, Les Echos, 23/03/2015

— Pièce 16 : Pièce 16 : Portefeuille de marques de PepsiCo – https://www.pepsico.fr/fr-fr/les- marques/les-marques

— Pièce 19 : copie des réseaux sociaux de PepsiCo Inc. (5,6k d’abonnés sur Youtube) 9

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— Pièce 20 : article de presse du 11 février 2021 publié sur le site internet du magazine GQ intitulé « Lay’s dévoile des chips (pomme de terre) au chocolat pour la Saint-Valentin »

— Pièce 21 : Article de presse publié le 14 septembre 2017 publié le 14 septembre 2017 publié sur le site internet www.letribunaldunet.fr intitulé « La marque de chips Lay’s vous invite à voter pour trouver sa nouvelle saveur : taco, tomate verte ou bagel ? » et article de presse publié le 27 septembre 2017 sur le site internet www.konbini.com intitulé « Limonade, paëlla, banane : Lay’s confie à internet le choix de son nouveau parfum de chips »

— Pièce 23 : mémoire d’opposition déposée le 11 mai 2021 par la société PepsiCo contre l’enregistrement de la demande de marque LAYT No. 21 4 735 116

— Pièce 26 : Mémoire en réponse de PepsiCo déposé le 24 septembre 2021

Contrairement aux assertions du déposant, il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent grandement de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure LAY’S a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent français pour les chips donc des «légumes conservés, séchés et cuits».

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel, « l’élément figuratif bi-colore composé d’un bandeau rouge entourant une sphère jaune … sur lequel est apposé l’élément verbal « LAY’S » écrit dans une typographie stylisée de couleur blanche est accrocheur et sera perçu par le public… comme l’élément dominant et particulièrement attractif de ce signe complexe » dès lors que, et comme précédemment démontré, l’élément verbal LAY’S apparaît comme l’élément distinctif et dominant, les articles de presse mentionnant à cet égard la marque LAY’S sous sa forme verbale.

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les « légumes conservés, séchés et cuits ».

Sur la comparaison des signes en cause

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LAYT.

La marque antérieure porte sur le signe verbal LAY’S.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’une dénomination et d’une lettre séparée par une apostrophe.

Visuellement, les dénominations LAYT du signe contesté et LAY’S de la marque antérieure sont composées de quatre lettres dont trois communes placées dans le même ordre, selon le même rang 10

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et formant la longue séquence commune LAY-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.

Phonétiquement, les signes ont une sonorité d’attaque identique [lay], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.

A cet égard, si le signe contesté peut être prononcé « lait » ainsi que l’indique le déposant, rien ne permet d’exclure que le consommateur le prononce [lay] du fait de la présence de la lettre Y.

Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations, dès lors que la présence d’une apostrophe au sein de la marque antérieure est une différence insignifiante et que la différence tenant à la substitution de la lettre T à la lettre S au sein du signe contesté, placée en position finale, n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations qui restent visuellement et phonétiquement marquées par une longue séquence de lettres et de sonorités communes. En outre, cette séquence d’attaque LAY est peu fréquente en langue française, en sorte qu’elle est particulièrement de nature à retenir l’attention du consommateur.

Conceptuellement, l’argument du déposant selon lequel « contrairement au terme LAY’S qui n’a aucune signification en langue française, le terme LAYT renvoie et évoque le mot lait » puisqu’ « étant spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de laits végétaux, il a choisi le terme LAYT à dessein et ce, afin de faire référence au mot LAIT. Le consommateur d’attention moyenne percevra immédiatement cette connotation, LAYT étant d’ailleurs phonétiquement identique à LAIT » ne saurait être retenu.

En effet, comme le souligne la société opposante « le signe LAYT ne renvoie pas à lait » en raison de l’utilisation de la lettre Y rare en langue française. Ainsi rien ne permet d’affirmer que le consommateur perçoive cette évocation et le signe « sera perçu comme un néologisme notamment en raison de l’utilisation de la lettre Y ».

En outre, la comparaison des signes doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés indépendamment des raisons ayant présidé aux choix de ces signes.

Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.

Le signer verbal LAYT apparait donc similaire à la marque verbale antérieure LAY’S.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure LAY’S est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans 11

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alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, le fort caractère distinctif intrinsèque et la renommée de la marque antérieure. En l’espèce, les signes LAYT de la demande d’enregistrement contestée et LAY’S de la marque antérieure de renommée sont similaires.

Il est en outre vrai que la marque antérieure LAY’S possède un caractère distinctif accru intrinsèquement et par sa renommée auprès du grand public pour les « légumes conservés, séchés et cuits », comme démontré précédemment.

La société opposante conclut que les produits en présence sont des « produits complémentaires et [que] le consommateur d’attention moyenne, tout comme le public pertinent, pourra établir un lien entre ceux-ci ».

En effet, elle fait valoir que les « légumes conservés, séchés et cuits » pour lesquels la marque LAY’S est renommée couvrent les produits de type snacks. Or, ces produits sont consommés avec des boissons, alcoolisées ou non, lors de repas ou apéritifs. Ils sont en outre commercialisés dans les mêmes réseaux de distributions (supérettes, petites, moyennes et grandes distributions), le plus souvent présent dans des rayons voisins et visent le même type de consommateurs » et que « le consommateur d’attention moyenne, tout comme le public pertinent, pourra établir un lien entre ceux-ci ».

En l’espèce, si les produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure appartiennent traditionnellement à des secteurs de marché distincts, ils se chevauchent dans une certaine mesure, dès lors qu’il s’agit de produits de consommation humaine qui peuvent être proposés dans les mêmes lieux de vente. Ils s’adressent au même public et peuvent être consommés lors des mêmes occasions. Ainsi, même si ces produits ne sont pas similaires, ils relèvent néanmoins de domaines étroitement liés et il n’est pas rare qu’ils soient promus ou vendus ensemble.

La société opposante démontre donc qu’il existe un lien entre les produits.

A cet égard, le déposant soutient que « les produits sont de nature différente, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs. Ils sont dissemblables », que « la consommation des produits lors des repas ou apéritifs n’en fait pas pour autant des produits complémentaires et le consommateur ne sera pas amené à établir un lien, encore moins nécessaires, entre eux » et que « Les produits en conflit sont de nature différente et ne sont pas indispensables à la consommation des uns et des autres. Toute consommation combinée de ces produits est simplement accessoire. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires. Aussi, quand bien même ils seraient offerts à la vente dans les mêmes circuits de distribution, les consommateurs ne peuvent pas amenés à les associer, ceux-ci provenant usuellement d’entreprises distinctes ».

Il invoque à l’appui de son argumentation une décision du 22 mai 2015 par laquelle la Cour d’appel de Paris (pièce 15) a pu décider que « s’agissant de la comparaison entre des produits alimentaires et des boissons, […] leur absorption conjointe au cours d’un même repas n’est qu’hypothétique de même que leur distribution dans les mêmes points de vente et juge à ce titre, au sujet des grandes surfaces, que celles-ci référencient nombre des produits des plus divers si bien que le consommateur ne les associera pas nécessairement ».

Toutefois, cette démonstration ainsi que ces décisions ne sauraient être retenues en l’espèce dès lors qu’elles s’appuient sur un fondement différent de celui du cas d’espèce. En effet, il s’agit ici de statuer 12

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sur l’atteinte à la renommée d’une marque antérieure, ce qui n’est pas le cas des décisions invoquées par le déposant.

Par conséquent, compte tenu de la grande similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront le signe contesté LAYT appliqué aux « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée », les consommateurs concernés seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure LAY’S.

Sur le risque de profit indu ou préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes et un lien entre ceux- ci pour les services de la demande d’enregistrement. La marque antérieure apparaît en outre jouir d’une importante renommée.

La société opposante souligne que « le signe LAYT dilue la renommée de la marque LAY’S en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant l’origine des produits qu’elle couvre auprès du public auquel ils sont destinés. De la même manière, les consommateurs identifieront PepsiCo comme étant à l’origine des produits couverts et proposés sous le signe « Layt » ce qui sera inexact. Il résulte de ce qui précède une dilution de l’identité de la marque LAY’S et de son emprise sur le consommateur que PepsiCo, société opposante, ne saurait accepter ».

La société opposante soutient également que le signe contesté bénéficie de l’image de marque et de l’attractivité de la marque antérieure et que « le déposant cherche ainsi à favoriser la diffusion et la commercialisation de ses produits grâce à l’association que fera le consommateur entre lesdits produits et la marque LAY’S » et « tire bien profit, sans bourse délié, de la renommée de la marque LAY’S afin d’attirer vers sa demande les consommateurs qui sont attachés à la marque renommée, bénéficiant ainsi de son image de marque et de son attractivité. Dès lors, l’enregistrement (et l’usage) de la demande porte atteinte à la renommée de la marque LAY’S et permet à son titulaire de tirer indument profit de sa renommée ».

Elle ajoute que « les consommateurs qui connaissent les encas et snacks de marque LAY’S percevront dès lors les produits couverts par la demande de marque comme ayant un lien avec PepsiCo et pourront penser, à tort, que la demande de marque constitue une déclinaison de la marque LAY’S renommée ».

La société opposante conclut qu’ « ainsi, compte tenu de la proximité des marchés des boissons et des snacks, de l’intensité de la renommée de la marque LAY’S et de la proximité des signes en cause, l’usage du signe LAYT pour des boissons causera un préjudice à la marque renommée ».

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient 13

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transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Dès lors, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, auxdits produits, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.

A cet égard, le déposant soutient que « la preuve d’une modification du comportement économique du conso moyen des produits » n’est pas rapportée ».

Toutefois, l’usage de la demande d’enregistrement contestée LAYT est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure LAY’S, comme précédemment démontré.

En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure LAY’S n°1 367 580, la demande d’enregistrement contestée LAY’S ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal LAYT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits revendiqués, sans porter atteinte à la renommée de la marque française LAY’S.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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