OPP 20-2844 04/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K B a déposé le 31 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 750 229 portant sur le signe verbal FRENCH BULLDOG. Le 23 juin 2021, la société THE BULLDOG TRADEMARK B.V. (société organisée selon les lois des Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque internationale portant sur le signe verbal THE BULLDOG, déposée le 8 décembre 2005, renouvelée par déclaration publiée le 24 décembre 2015, sous le n° 873 879, et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque internationale de portant sur le signe complexe THE BULLDOG CBD STORE déposée le 2 mai 2019, enregistrée sous le n° 1 478 974, et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion ;

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— la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal THE BULLDOG, déposée le 15 décembre 2009, renouvelée par déclaration publiée le 4 juil et 2019, sous le n° 008 758 237, sur le fondement du risque de confusion ; Le 1er juil et 2021, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans un délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 873 879 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Résines naturel es ; gommes-résines ; résines naturel es à l’état brut ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Articles pour fumeurs, à savoir papier à cigarettes, filtres à cigarettes, bouts filtres de cigarettes et cônes en papier pour cigarettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Résines naturel es ; gommes-résines ; résines naturel es à l’état brut ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent une substance solide ou très visqueuse d’origine végétale, généralement convertible en polymères, ne

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présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles pour fumeurs, à savoir papier à cigarettes, filtres à cigarettes, bouts filtres de cigarettes et cônes en papier pour cigarettes » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble d’articles destinés à la consommation et la conservation des produits du tabac. Il ne saurait suffire pour considérer ces produits comme similaires, d’affirmer que « Les différentes formes de résines sont non seulement utilisées dans des produits tels que les cigarettes (brulé, en tant qu’arôme ou saveur) mais également en tant qu’accessoires (par exemple, pour entourer une cigarette électronique) ». En effet, déclarer les produits précités similaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de produits et services présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRENCH BULLDOG, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THE BULLDOG. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacun composés de deux termes. Les deux signes en présence ont en commun le terme BULLDOG, ce qui leur confère une physionomie proche ainsi qu’une sonorité et une évocation identiques. Ces signes diffèrent par la présence du terme FRENCH au sein du signe contesté et de l’article défini THE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, l’élément verbal BULLDOG, commun aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits en cause.

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En outre, le terme BULLDOG présente un caractère dominant au sein des signes en présence, en ce que le terme FRENCH, au sein du signe contesté, vient qualifier le terme BULLDOG et que l’article défini THE, dans la marque antérieure, sera aisément compris par le consommateur française comme signifiant « le » qui introduit le terme BULLDOG. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FRENCH BULLDOG est donc similaire à la marque verbale antérieure THE BULLDOG. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 1 478 974 Sur la comparaison des produits et services Suite, à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Résines naturel es ; gommes-résines ; résines naturel es à l’état brut ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Produits cosmétiques ; extraits de fleurs ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles essentiel es ; huiles essentiel es végétales ; huiles essentiel es utilisées dans la fabrication de liquide pour cigarette électronique (e-liquide) ; savons ; produits de toilette ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ; préparations médicales ; extraits de plantes médicinales ; infusions médicinales ; infusions aux plantes médicinales ; médicaments à base de plantes ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; préparations aux plantes à usage médical ; cristaux à usage thérapeutique ; remèdes pour la médecine humaine ; crèmes aux plantes à usage médical ; extraits d’herbes et de plantes à usage médicinal ; décoctions à usage pharmaceutique, décoctions d’herbes médicinales ; compléments alimentaires ; produits vétérinaires ; préparations vétérinaires ; chewing-gums à usage médical ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Fleurs comestibles transformées ; fleurs comestibles séchées ; fleurs comestibles fraîches ; pol en préparé pour l’alimentation ; graines comestibles ; graines préparées ; gelées ; gelées comestibles ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Infusions à base de plantes ; infusions non-médicinales ; confiseries ; confiseries aux extraits de plantes ou de fleurs ; biscuits ; biscuits aux extraits de plantes ou de fleurs ; pâtisseries ; pâtisseries aux extraits de plantes ou de fleurs ; chocolat ; chocolat aux extraits de plantes ou de fleurs ; miel ;

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chewing-gums autres qu’à usage médical ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Fleurs ; fleurs séchées ; fleurs naturel es ; graines de fleurs ; plantes séchées ; pol en (matière première) ; pol en d’abeil es à l’état brut ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques ; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; narguilés ; narguilés (hookahs) électroniques ; aérosols inhalateurs et leurs substances porteuses utilisées dans les pipes à eau ; substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Cosmétiques non médicamenteux, savons, déodorants, préparations de toilette, dentifrices, produits de parfumerie et huiles essentiel es contenant du cannabis ou du cbd. Cannabis à usage médical; marijuana médicale; huiles, crèmes, pâtes et teintures de cannabis, de marijuana et de chanvre (contenant du cbd ou du thc ou une combinaison de ceux-ci) à usage médical; herbes médicinales; extraits et préparations d’herbes médicinales; huiles, teintures, pâtes et crènes de cannabis, de marijuana et de chanvre (contenant du cbd ou du thc ou une combinaison de ceux-ci) à usage médical; cannabis et marijuana à fumer; compléments alimentaires contenant du cannabis ou du cbd; cosmétiques et savons à usage médical contenant du cannabis ou cbd; dentifrices à usage médical contenant du cannabis ou cbd. Confiseries, bonbons, pâtisserie, glaces alimentaires, thé, café, cacao, sauces, pâtes alimentaires et produits à base de céréales contenant du cannabis ou cbd. services de vente au détail dans le domaine de produits et d’appareils pour fumer ou inhaler du cannabis ou cbd (à l’exclusion du tabac et des produits contenant du tabac) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Résines naturel es ; gommes-résines ; résines naturel es à l’état brut ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Produits cosmétiques ; extraits de fleurs ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles essentiel es ; huiles essentiel es végétales ; huiles essentiel es utilisées dans la fabrication de liquide pour cigarette électronique (e-liquide) ; savons ; produits de toilette ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ; préparations médicales ; extraits de plantes médicinales ; infusions médicinales ; infusions aux plantes médicinales ; médicaments à base de plantes ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; préparations aux plantes à usage médical ; cristaux à usage thérapeutique ; remèdes pour la médecine humaine ; crèmes aux plantes à usage médical ; extraits d’herbes et de plantes à usage médicinal ; décoctions à usage pharmaceutique, décoctions d’herbes médicinales ; compléments alimentaires ; chewing-gums à usage médical ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Fleurs comestibles transformées ; fleurs comestibles séchées ; fleurs comestibles fraîches ; pol en préparé pour l’alimentation ; graines comestibles ; graines préparées ; gelées ; gelées comestibles ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Infusions à base de plantes ; infusions non-médicinales ; confiseries ; confiseries aux extraits de plantes ou de fleurs ; biscuits ; biscuits aux extraits de plantes ou de fleurs ; pâtisseries ; pâtisseries aux extraits de plantes ou de fleurs ; chocolat ; chocolat aux extraits de plantes ou de fleurs ; miel ; produits vétérinaires ; préparations vétérinaires ; chewing-gums autres qu’à usage médical ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques ; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; narguilés ; narguilés (hookahs) électroniques ; aérosols inhalateurs et leurs substances porteuses utilisées dans les pipes à eau ; substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Fleurs ; fleurs séchées ; fleurs naturel es ; graines de fleurs ; plantes séchées ; pol en (matière première) ; pol en d’abeil es à l’état brut ; tous ces produits étant d’origine française ou

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fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services de vente au détail dans le domaine de produits et d’appareils pour fumer ou inhaler du cannabis ou cbd (à l’exclusion du tabac et des produits contenant du tabac) » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas l’objet des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRENCH BULLDOG, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe THE BULLDOG CBD STORE, reproduit ci- dessous : La marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est composée de quatre termes, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes en présence ont en commun le terme BULLDOG, ce qui leur confère une physionomie proche ainsi qu’une sonorité et une évocation identiques. Ces signes diffèrent par la présence du terme FRENCH au sein du signe contesté ainsi que par la présence de l’article défini THE, des termes CBD STORE dans la marque antérieure.

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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, l’élément verbal BULLDOG, commun aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, le terme BULLDOG présente un caractère dominant au sein des signes en présence, en ce que le terme FRENCH, au sein du signe contesté, vient qualifier le terme BULLDOG et que l’article défini THE, dans la marque antérieure, sera aisément compris par le consommateur française comme signifiant « le » qui introduit le terme BULLDOG, les termes CBD STORE étant dépourvus de caractère distinctifs en ce qu’ils renvoient à la nature et la destination des produits. Par ail eurs, les éléments figuratifs représentant la tête d’un bul dog dans un cercle bleu et les traces de pattes de chien sont des éléments figuratifs qui ne viennent pas altérer le caractère essentiel de l’élément verbal BULLDOG. Ainsi, les différences tenant à la présentation et aux éléments figuratifs des signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme BULLDOG son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FRENCH BULLDOG est donc similaire à la marque complexe antérieure THE BULLDOG CBD STORE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. C. Sur le fondement de la marque n° 008 758 237 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : Fleurs ; fleurs séchées ; fleurs naturel es ; graines de fleurs ; plantes séchées ; pol en (matière première) ; pol en d’abeil es à l’état brut ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Semences pour ensemencement ». Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes

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La marque antérieure porte sur le signe verbal THE BULLDOG. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FRENCH BULLDOG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.