OPP 21-3393 08/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C Z a déposé le 3 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4762718 portant sur le signe complexe SW SIBE WAX.

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Le 23 juillet 2021, la société SMITH & WESSON INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’union européenne portant sur le signe semi-figuratif SW, déposée le11 juin 2002, et régulièrement renouvelée sous le n°002730794, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aux termes des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont ces dernières ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « sacs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « sacs de paquetage; bagages souples; sacs de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

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En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante selon laquelle les produits précités sont différents en ce que de la demande d’enregistrement contestée consistent en « des sacs de ville avec tissus motifs africain » tandis que les produits de la marque antérieure consistent en « des sacs pour l’armement » ; En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif SW SIBE WAX, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif SW, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux initiales, de deux termes et d’une présentation particulière en couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux initiales et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun les lettres stylisées et superposées S et W, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux SIBE WAX, d’une présentation particulière en couleurs au sein du signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes SW apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, la séquence SW présente en outre un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en lettres nettement plus grandes que les termes SIBE WAX, ces derniers apparaissant secondaires en ce qu’ils sont présentés sur une ligne inférieure, en petits caractères et renvoient directement à la séquence SW. Enfin, les différences tenant à la présentation et aux éléments figuratifs des signes en cause ne font pas perdre à la séquence SW son caractère immédiatement perceptible, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. A cet égard est sans incidence sur la présente procédure, la pièce fournie par la déposante selon lequel la marque antérieure serait exploitée et présentée sous la couleur bleue ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté SW SIBE WAX est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure SW. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe semi-figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.