OP21-3413 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMIRIS (Société par actions simplifiée) a déposé le 31 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4771863 portant sur le signe verbal DOMIRIS IMMOBILIER. Le 26 juillet 2021, la société DOMIRIS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque verbale française DOMIRIS déposée le 18 février 2021, enregistrée sous le n°4734443, sur le fondement du risque de confusion.

- Le nom de domaine « domiris-immobilier.com » réservé le 6 avril 2021, sur le fondement du risque de confusion.

- Le nom commercial DOMIRIS, sur le fondement du risque de confusion.

- L’enseigne DOMIRIS, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des services visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur les droits antérieurs non pris en compte 1. Sur le nom commercial et l’enseigne DOMIRIS La société opposante invoque notamment, en tant que droits antérieurs, le nom commercial DOMIRIS et l’enseigne DOMIRIS. L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°) Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom commercial et l’enseigne étant des signes d’usage, ils ne sont protégés qu’en vertu de leur exploitation effective.

Ainsi, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, leur exploitation réelle à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que leur portée non seulement locale. En l’espèce, si la société opposante a fourni des K-bis de la société DOMIRIS faisant mention du nom commercial et de l’enseigne DOMIRIS, elle n’apporte en revanche aucune pièce venant démontrer leur exploitation réelle et leur portée non seulement locale des activités invoquées à l’appui de l’opposition. Ainsi, la société opposante n’a pas apporté la preuve de l’exploitation et de la portée non seulement locale du nom commercial et de l’enseigne DOMIRIS. En conséquence, le nom commercial et l’enseigne DOMIRIS ne peuvent dès lors être pris en considération dans la présente procédure. 2. Sur le nom de domaine « domiris-immobilier.com » La société opposante invoque notamment, en tant que droit antérieur, le nom de domaine « domiris-immobilier.com ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. Ainsi, pour qu’un nom de domaine soit opposable à un dépôt de marque en tant que droit antérieur, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, non seulement l’existence et la titularité de ce nom de domaine, mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale.

En l’espèce, si la société opposante a fourni une facture de réservation du nom de domaine « domiris-immobilier.com », elle n’apporte aucune pièce venant démontrer son exploitation et sa portée non seulement locale de ses activités invoquée à l’appui de l’opposition. Ainsi, la société opposante n’a pas apporté la preuve de l’exploitation et de la portée non seulement locale du nom de domaine. En conséquence, le nom de domaine « domiris-immobilier.com » ne peut dès lors être pris en considération dans la présente procédure. B. Sur le fondement de la marque n°4734443 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMIRIS IMMOBILIER. La marque antérieure porte sur le signe verbal DOMIRIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme DOMIRIS, présenté en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause diffèrent, dans le signe contesté, par la présence du terme IMMOBILIER. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme DOMIRIS, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en cause. Ce terme est également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme IMMOBILIER qui le suit, apparaît descriptif des services en cause en ce qu’il évoque leur objet. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes seront perçus comme étant similaires dans l’esprit du public. En particulier, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté DOMIRIS IMMOBILIER est donc similaire à la marque verbale antérieure DOMIRIS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOMIRIS IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte à la marque antérieure de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières ». Article deux : La demande d’enregistrement n°4771863 est partiellement rejetée, pour les services précités.