OPP 21-3490 21/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T L a déposé le 6 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 763 975 portant sur le signe complexe PRONTO SERVI AVANT MÊME D’ARRIVER. Le 28 juil et 2021, la société PRONTO SOFTWARE LIMITED (société de droit australien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale PRONTO enregistrée le 13 juil et 2018 sous le n°1443095 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. Le 2 septembre 2021, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le même jour, sous le n° 0832187, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; service de gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d’annonces publicitaires; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour la fourniture, la gestion et la satisfaction des besoins informatiques d’organisations ou de particuliers dans le domaine de la gestion des informations, de la fourniture de services, des annuaires, de l’animation communautaire, de l’échange d’information, du rapprochement de l’offre et de la demande et du courtage, du traitement d’opérations, de l’analyse, de la col aboration, du partage ou du commerce; logiciels informatiques; logiciels d’applications informatiques; langages logiciels; systèmes d’exploitation et de commande; logiciels téléchargeables; logiciels informatiques pour la gestion, la comptabilité, la fabrication, la distribution, les services de vente au détail, la location, la gestion de projet et l’estimation des coûts, la gestion de la maintenance, les prévisions, la budgétisation, la reddition de comptes, la gestion des relations avec la clientèle et les fournisseurs, la gestion de stocks et d’entrepôts, la gestion de la qualité, les ventes sur le Web, les chaînes d’approvisionnement, les solutions de mobilité, la programmation, les salaires, la gestion de documents, la gestion de contenus et la gestion de données de référence; logiciels pour la fourniture de services d’informatique en nuage, services Web, la connectivité de services, dispositifs ou applications, applis Web, applis mobiles, la mise à disposition de plateformes, intel igence artificiel e, ainsi qu’interfaces de programmation d’applications (API); publications électroniques (téléchargeables); Dispositifs et matériel informatiques; logiciels, dispositifs et plateformes pour l’intégration de technologies, plateformes, dispositifs et applications ainsi qu’Internet des objets; logiciels et dispositifs informatiques utiliser pour l’hébergement de dispositifs informatiques, applications logiciel es, applis, plateformes d’intégration et plateformes de services; logiciels, applications, dispositifs et systèmes informatiques se rapportant au marketing numérique et aux technologies de marketing numérique; logiciels, applications, dispositifs et systèmes informatiques se rapportant à des systèmes de veil e économique et sensibles au contexte; logiciels informatiques pour des données sur les consommateurs, des données sur la société, l’économie col aborative, la sécurité numérique, la gestion des risques et la gestion de projets ; Services de vente au détail, en gros et en ligne de logiciels informatiques et autres produits des technologies de l’information; planification de ressources d’entreprises; services d’aide à la gestion d’activités commerciales; consultation professionnel e d’affaires; recherches dans le domaine des affaires; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de recrutement et gestion de personnel; mise à disposition de personnel, y compris personnel temporaire; services de conseil ers commerciaux en rapport avec l’administration de technologies de l’information, à savoir informatique en nuage, Internet, services Web, interfaces de programmation d’applications (API), gestion de

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projets; fourniture de services en rapport avec le marketing numérique et les technologies de marketing numérique, y compris logiciels, applications, dispositifs et systèmes informatiques ; Services en rapport avec des dispositifs informatiques, des logiciels et Internet pour les besoins et d’organisations ou de particuliers; conception de logiciels informatiques, développement, services de conseil ers, services d’instal ation et de maintenance, y compris dans le domaine des applications mobiles; services de technologie de l’information pour la gestion et/ou l’administration comptabilité, la fabrication, la distribution, les services de vente au détail, la location, la gestion de projet et l’estimation des coûts, la gestion de la maintenance, les prévisions, la budgétisation, la reddition de comptes, la gestion des relations avec la clientèle et les fournisseurs, la gestion de stocks et d’entrepôts, la gestion de la qualité, les ventes sur le Web, les chaînes d’approvisionnement, les solutions de mobilité, la programmation, les salaires, la gestion de documents, la gestion de contenus et la gestion de données de référence, les services d’informatique en nuage, les services Web, l’économie col aborative, la col aboration, la connectivité de services, dispositifs ou applications, applis Web, applis mobiles, la mise à disposition de plateformes, intel igence artificiel e, interfaces de programmation d’applications [API] et autres services de technologie de l’information; informatique en nuage; logiciels en tant que services (SaaS); plateformes en tant que services (PaaS), logiciels et autres concepts similaires décrits comme étant « en tant que services »; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne; mise à disposition en ligne de logiciels Web et d’applications Web (non téléchargeables); services informatiques et technologiques pour l’intégration de technologies, plateformes, dispositifs, applications, applis et Internet des objets; hébergement de dispositifs informatiques, services gérés; hébergement d’applications logiciel es, applis, plateformes d’intégration, plateformes de services, bases de données, logiciels de site Web en tant que services [SaaS], carnets Web et services de portails sur le Web; fourniture de moteurs de recherche pour Internet et l’informatique en nuage; fourniture de services de recherche et de compilation d’informations; services de conseil ers en technologies et logiciels; location de serveurs Web; services de conseil ers en conception de sites Web; services de sécurité numérique; services de gestion des risques en rapport avec les informations et les technologies; services de gestion de projets de logiciels informatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; service de gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d’annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « planification de ressources d’entreprises; services d’aide à la gestion d’activités commerciales; consultation professionnel e d’affaires; recherches dans le domaine des affaires; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de conseil ers commerciaux en rapport avec l’administration de technologies de l’information, à savoir informatique en nuage, Internet, services Web, interfaces de programmation d’applications (API), gestion de projets; fourniture de services en rapport avec le marketing numérique et les technologies de marketing numérique, y compris logiciels, applications, dispositifs et systèmes informatiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent respectivement des prestations d’information et de conseil en matière commerciale visant notamment à accroître le chiffre d’affaires d’une entreprise, des prestations consistant à compiler et à modifier les informations contenues dans un fichier informatique et des prestations ayant pour objet d’optimiser la vente de produits ou de services sur internet, afin d’inciter le public à réaliser l’acte d’achat.

Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (conciergeries pour les premiers, cabinets d’audits et de consultants d’affaires / agences de marketing pour les seconds) contrairement à ce que soutient la société opposante.

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Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « Télécommunications » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services suivants : « logiciels informatiques; logiciels d’applications informatiques; Services en rapport avec des dispositifs informatiques, des logiciels et Internet pour les besoins et d’organisations ou de particuliers; conception de logiciels informatiques, développement, services de conseil ers, services d’instal ation et de maintenance, y compris dans le domaine des applications mobiles; fourniture de moteurs de recherche pour Internet et l’informatique en nuage; fourniture de services de recherche et de compilation d’informations; services de conseil ers en technologies et logiciels; location de serveurs Web; services de conseil ers en conception de sites Web; services de sécurité numérique; services de gestion des risques en rapport avec les informations et les technologies; services de gestion de projets de logiciels informatiques » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers peuvent être fournis sans le recours aux seconds contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre ces produits et services d’affirmer que « pour fonctionner les services de télécommunications font appel à des logiciels et autres dispositifs informatiques permettant la connexion de deux terminaux de télécommunication », dès lors que cette circonstance est trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PRONTO SERVI AVANT MÊME D’ARRIVER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur la dénomination PRONTO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une couleur et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination PRONTO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’ensemble verbal SERVI AVANT MÊME D’ARRIVER dans le signe contesté ainsi que par ses éléments figuratifs et sa couleur. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination PRONTO apparaît distinctive à l’égard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, cette dénomination PRONTO, constitutive de la marque antérieure, apparaît dominante au sein du signe contesté en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en gras et en caractères de grande tail e ; le slogan SERVI AVANT MÊME D’ARRIVER, présenté sur une ligne inférieure, en caractères plus petits apparaît quant à lui faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il évoque des services efficaces et rapides, présentant ainsi un caractère laudatif de sorte qu’il ne sera pas retenu par le consommateur Enfin, les éléments figuratifs et la couleur du signe contesté, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination PRONTO. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté PRONTO SERVI AVANT MÊME D’ARRIVER est donc similaire à la marque verbale antérieure PRONTO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION

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En conséquence, le signe complexe contesté PRONTO SERVI AVANT MÊME D’ARRIVER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; service de gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d’annonces publicitaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.