OP21-3526 Courbevoie, le 20 janvier 2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R M a déposé, le 9 mai 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 764 892 portant sur le signe verbal TESLA servant à distinguer les produits suivants : « vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ». Le 28 juillet 2022, la société TESLA INC. (Société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

— Le nom de domaine « tesla.com »

— une atteinte à la renommée de la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal TESLA, déposée le 24 avril 2013 et enregistrée sous le n° 1162462.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 8 novembre 2021, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION

A. Sur le fondement du nom de domaine « tesla.com » L’opposante invoque en tant que droit antérieur, le nom de domaine suivant : « tesla.com », pour des activités de « vente en ligne d’articles vestimentaires ».

L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».

Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective.

Ainsi, pour qu’un nom de domaine soit opposable à un dépôt de marque en tant que droit antérieur, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, non seulement l’existence et la titularité de ce nom de domaine, mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale.

Les pièces fournies par l’opposante aux fins de justifier l’exploitation de ce nom de domaine sont les suivantes :

— Le certificat d’enregistrement du nom de domaine « tesla.com » de la société MARKMONITOR avec sa traduction en français (pièce n°25)
- Des copies d’écran du site internet « shop.tesla.com » (pièce n°21 p.758)
- Des copies d’écran du site internet tesla.com (p. 776) En l’espèce, les copies d’écran fournies par l’opposant au titre de la pièce n°21 proviennent du nom de domaine « shop.tesla.com », nom de domaine distinct de celui invoqué à l’appui de la présente opposition. En outre, ces pièces ne sont pas datées et ne permettent donc pas d’établir l’antériorité d’exploitation du nom de domaine invoqué. Enfin ces captures d’écran fournies par l’opposante ne démontrent pas que ce site est effectivement exploité et utilisé sur une partie importante du territoire et dans une proportion suffisamment significative dans la vie des affaires. Il ne peut en particulier en être tiré d’informations précises et tangibles permettant notamment de jauger l’utilisation effective du site Internet par des clients potentiels, la quantité de personnes ayant consulté ce site et la situation géographique des internautes intéressés.

En conséquence, ces pièces ne sauraient être prises en considération.

Si la société opposante fournit également des copies d’écran d’un nom de domaine tesla.com , invoqué à l’appui de l’opposition, ces pièces portent uniquement sur la fourniture de services en relation avec des véhicules, en sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte pour démontrer l’exploitation de ce nom de domaine pour des activités de « vente en ligne d’articles vestimentaires » invoquées à l’appui de l’opposition.

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En conséquence, le nom de domaine tesla.com invoqué par la société opposante pour des activités de « vente en ligne d’articles vestimentaires » ne peut dès lors être pris en considération dans la présente procédure. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque internationale TESLA désignant la France n°1162462 en tant que marque de renommée. Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque internationale TESLA n°1162462 et désignant la France.

La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules. Automobiles et leurs parties structurelles. Financement en matière d’automobiles. Fourniture de services pour la réparation et l’entretien d’automobiles ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :

— Pièce n° 10 : captures d’écran de pages du site www.tesla.com montrant le réseau de magasins et de centres de service TESLA en France, le réseau de bornes de recharge à destination des voitures TESLA en France ainsi qu’un article relatif à l’ouverture d’un nouveau showroom TESLA à Paris en 2010 ;

— Pièce n° 11 : extraits du site internet www.automobile-propre.com relatifs aux ventes de voitures électriques en France en 2020 et dont il ressort que TELSA se situe en 3e position

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- Pièce n°12 : une copie traduite du rapport annuel de l’opposant pour 2018, contenant des informations sur les dépenses de marketing, promotion et publicité ;

— Pièce n°13 : divers extraits et articles de sites internet parmi lesquels :

o extrait du site www.usinenouvelle.com: « top 10 des ventes de voitures électriques en France en 2020 et Tesla se classe n°3 »

o extraits de plusieurs articles du site wwwe.20minutes.fr et notamment sur l’ouverture de trois nouveaux centres TESLA en France d’ici fin 2021, p458 1million de voitures fabriqués en 12 ans o extraits du site https://fr.wikipedia.org relatifs à la société TESLA, INC. et présentant les chiffres de la production et ventes de la société en France et mondiales entre 2010 et 2020 ; o extraits du site www.autoplus.fr indiquant que TESLA est la marque automobile la plus suivie sur TWITTER en 2018 ; o site www.autoplus.fr: il ressort de statistiques officielles d’immatriculations en France, une hausse de 55% entre 2016 et 2017 concernant Tesla Motors o extraits de sites internet (www.challenges.fr ; www.caradisiac.com) sur l’évolution et la hausse des ventes de modèles TESLA dans le monde et en France entre 2016 et 2019 et selon lesquels 1153 unités ont été immatriculées en 2019 en France ; o de nombreux articles relatifs aux véhicules TESLA et leurs différentes versions offertes au public, à leur système d’autopilotage et sa sécurisation, à la stratégie et au financement de la société TESLA et aux évolutions de leur offre (forbes.fr, trubo.fr, liberation.fr, capital.fr, insaniam.fr, etc.) entre 2016 et 2021, dans le monde, en Europe et en France ;

— Pièce n°15 : article du site internet www.capital.fr, daté du 15 juillet 2019, mettant en avant que la TESLA MODEL 3 et la TESLA MODEL S sont classées respectivement 2ème et 10ème dans le top 10 des véhicules électriques les plus vendus en France depuis janvier 2019 ;

— Pièce n°16 : extrait du site internet www.evannex.com, daté du 9 novembre 2016, traduit, selon lequel la TESLA MODEL X a remporté le prix européen Golden Steering Wheel du meilleur SUV (« Sport Utility Vehicule »).

Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure TESLA a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en France et notamment sur le marché français pour les produits et services de « Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules. Automobiles et leurs parties structurelles. Fourniture de services pour la réparation et l’entretien d’automobiles ».

Les pièces démontrent notamment que la marque TESLA a une position consolidée sur le marché du fait de sa croissance, de l’augmentation des chiffres de vente et des efforts marketing et publicitaires dont la marque antérieure a fait l’objet. Les nombreuses références dans les publications relatives à la marque TESLA et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas la déposante.

Cette appréciation tient compte des particularités et des caractéristiques du marché en question et du fait que le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut être beaucoup plus élevé que le nombre d’acheteurs réels des produits concernés. Ainsi la marque antérieure invoquée TESLA a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire français pour les produits et services précités, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TESLA, présentée en lettres majuscules et minuscules d’imprimerie droites et noires ;

La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination TESLA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure.

L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ; Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle- ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposante invoque la forte renommée et l’important caractère distinctif de la marque antérieure TESLA ainsi que l’identité entre les signes en présence. Elle fait également valoir qu’elle commercialise des articles d’habillement et des véhicules sous la même marque TESLA ;

En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure TESLA jouit d’une renommée importante pour les produits et services suivants : « Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules. Automobiles et leurs parties structurelles. Fourniture de services pour la réparation et l’entretien d’automobiles ».

En outre, le signe contesté est identique à la marque antérieure, comme précédemment établi. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure TESLA est dirigée à l’encontre des produits suivants : « vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous- vêtements ».

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Or, au vu des indications mentionnées dans son exposé des moyens et des pièces fournies par l’opposant, il apparaît que les vêtements et les voitures peuvent être commercialisés sous la même marque. Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de l’identité des signes en présence et du fait que les vêtements ainsi que des voitures peuvent être commercialisés sous la même marque, les consommateurs des « vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements » pourront être amenés à faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante invoque à cet égard le caractère parasitaire du dépôt de la marque contestée, laquelle est identique à la marque antérieure. Elle indique que « l’usage de la demande de marque contestée tirerait indûment profit du caractère particulièrement distinctif et arbitraire, et de la renommée de la marque antérieure sans juste motif ».

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

A cet égard, l’opposante souligne l’image véhiculée par la marque antérieure, à savoir de proposer des produits « privilégiant la sécurité, la performance, la fonctionnalité et l’énergie durable » et « à la pointe de la technologie ».

Ainsi, l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités des produits et services de la société opposante aux produits du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant.

L’usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante.

Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée TESLA est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure TESLA, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure TESLA, la demande d’enregistrement contestée TESLA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner l’ensemble des produits visés par le dépôt.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.

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