OPP 21-3527 04/04/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TK IMMO (société civile immobilière) a déposé le 6 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 764 081portant sur le signe verbal SIXTY GREEN. Le 28 juillet 2021, la société TASTY GREENS LLC (société organisée sous les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur 1

le signe complexe 8 GREENS 8G, déposée le 29 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 018328460. Le 9 août 2021, l’Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. . 2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Aliments diététiques à usage médical ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ; cannabis à usage médical ; cigarettes sans tabac à usage médical ; compléments alimentaires à effet cosmétique ; compléments nutritionnels ; coupe- faim à usage médical ; dentifrices médicamenteux ; décoctions à usage pharmaceutique ; désodorisants ; désodorisants d’atmosphère ; digestifs à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; herbes médicinales ; huiles à usage médical ; huiles de cannabis à usage médical ; infusions médicinales ; médicaments pour la médecine humaine ; shampooings médicamenteux ; somnifères ; thé médicinal ; tous les produits précités pouvant être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus ; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles ; barres de céréales ; biscuits ; bonbons ; brioches ; condiments ; confiseries ; crèmes glacées ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; épices ; gâteaux ; gaufres ; infusions non médicinales ; pâtes de fruits [confiserie] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sucettes glacées ; sorbets [glaces alimentaires] ; sucreries pour la 3

décoration d’arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; thé ; tous les produits précités pouvant être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour détruire la vermine; Fongicides, herbicides; Compléments nutritionnels sous forme de poudres et de produits à mâcher; Compléments nutritionnels sous forme de poudres et de produits à mâcher contenant des ingrédients issus de légumes à feuilles vertes et d’herbes; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Compléments alimentaires sous forme de boissons; Boissons contenant des ingrédients issus de légumes à feuilles vertes et d’herbes utilisées comme complément nutritionnel; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels sous forme de comprimés et Compléments nutritionnels sous forme de gommes; Compléments nutritionnels sous forme de comprimés et de gommes contenant des ingrédients issus de légumes à feuilles vertes et d’herbes. Bières; Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses; Jus de fruits [boissons]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons pour sportifs et boissons énergisantes enrichies en vitamines et minéraux; Eau potable enrichie en vitamines; Concentrés et poudres contenant des ingrédients issus de légumes à feuilles vertes et d’herbes pour la fabrication de boissons; Comprimés contenant des ingrédients issus de légumes à feuilles vertes et d’herbes pour la fabrication de boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Aliments diététiques à usage médical ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ; cannabis à usage médical ; cigarettes sans tabac à usage médical ; compléments alimentaires à effet cosmétique ; compléments nutritionnels ; coupe-faim à usage médical ; dentifrices médicamenteux ; digestifs à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; huiles à usage médical ; huiles de cannabis à usage médical ; médicaments pour la médecine humaine ; shampooings médicamenteux ; somnifères ; tous les produits précités pouvant être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus ; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles ; tous les produits précités pouvant être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, quand bien même « la formulation du libellé de la classe 5 prévoit que les produits contestés peuvent « être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus » et que les « produits contenant du CBD […] peuvent à ce jour être commercialisés hors des réseaux de pharmacies et parapharmacies » comme le soutient la société déposante, ces circonstances ne sauraient écarter tout lien entre les produits précités de la classe 5 de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure, dès lors que la limitation du libellé ne modifie pas la nature, fonction et destination des produits de la demande d’enregistrement contestée, lesquels possèdent, pareillement que certains des produits de la marque antérieure, des vertus thérapeutiques, s’adressant ainsi à une même 4

clientèle soucieuse de sa santé et pouvant être, dès lors, présents dans les mêmes lieux de vente (pharmacies, parapharmacies). Les « herbes médicinales ; tous les produits précités pouvant être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus  » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’herbes employées en pharmacie, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, qui désignent des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutiques et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. A cet égard, si, comme le soutient la société déposante, les premiers « ne proviennent pas nécessairement de laboratoires pharmaceutiques », ces produits possèdent pareillement des vertus thérapeutiques, s’adressant ainsi à une même clientèle soucieuse de sa santé et sont présents dans les mêmes lieux de vente (pharmacies, parapharmacies). Ainsi, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Les « décoctions à usage pharmaceutique ; infusions médicinales ; thé médicinal ; tous les produits précités pouvant être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons contenant des substances végétales médicamenteuses, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. A cet égard, si, comme le soutient la société déposante, les premiers « ne proviennent pas nécessairement de laboratoires pharmaceutiques », ces produits possèdent pareillement des vertus thérapeutiques, s’adressant ainsi à une même clientèle soucieuse de sa santé et sont présents dans les mêmes lieux de vente (pharmacies, parapharmacies). Ainsi, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Les « infusions non médicinales ; thé ; tous les produits précités pouvant être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent, tout comme les « Boissons sans alcool » de la marque antérieure, de boissons non alcoolisées destinées à être consommées tout au long de la journée. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination, répondent aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et s’adressent à une même clientèle désireuse d’étancher sa soif. 5

Ainsi, ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, comme le souligne la société opposante. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. En revanche, les « désodorisants ; désodorisants d’atmosphère ; tous les produits précités pouvant être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées à désodoriser l’air, ne sont pas inclus dans la catégorie générale des « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.

Ainsi, ces produits ne sont donc pas identiques, ni à tout le moins similaires. En outre, ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et ne sont pas destinés aux mêmes personnes (personnes soucieuses de débarrasser un lieu de ses mauvaises odeurs, pour les premiers / personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé, pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Par ailleurs, les produits de la marque antérieure sont principalement vendus sur prescription médicale et relèvent du monopole pharmaceutique, ce qui n’est pas le cas des produits de la demande d’enregistrement contestée. En tout état de cause, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités soient « vendus dans les mêmes magasins, incluant les pharmacies et parapharmacies », dès lors qu’en décider ainsi sur la base de ce seul critère de distribution reviendrait à considérer comme similaires des produits ayant des nature, fonction et destination distinctes. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « arômes pour gâteaux, autres qu’huiles essentielles ; barres de céréales ; biscuits ; bonbons ; brioches ; condiments ; confiseries ; crèmes glacées ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; épices ; gâteaux ; gaufres ; pâtes de fruits [confiserie] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sucettes glacées ; sorbets [glaces alimentaires] ; sucreries pour la décoration d’arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; tous les produits précités pouvant être élaborés à partir de cannabinoïdes ou de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits alimentaires et de diverses préparations culinaires, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses; Jus de fruits [boissons]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons pour sportifs et boissons énergisantes enrichies en vitamines et minéraux; Eau potable enrichie en vitamines » de la marque antérieure, lesquels désignent des boissons non alcoolisées. 6

A cet égard, si ces produits peuvent être proposés dans les mêmes magasins d’alimentation, ils ne seront, dès lors, pas vendus dans les mêmes rayons et ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer que « L’ensemble de ces produits […] relève de la même industrie agroalimentaire », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ailleurs, les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les uns pouvant être consommés indépendamment des autres. A cet égard, le simple fait que certains de ces produits puissent être consommés ensemble ne saurait suffire à les déclarer complémentaires, dès lors que ces circonstances ne présentent aucun caractère obligatoire. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SIXTY GREEN, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe 8 GREENS 8G, reproduit ci-dessous : 7

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux chiffres, d’une lettre, d’un élément verbal, d’une présentation spécifique et d’éléments figuratifs. Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun le terme GREEN(S), cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque d’association entre les signes. En effet, l’élément verbal anglais GREEN(S) est facilement traduit par le consommateur français comme signifiant « vert » et, appliqué à des substances médicales, sera nécessairement compris comme faisant référence à des produits issus de l’agriculture biologique, respectueux de la nature et de l’environnement. Il n’apparaît donc pas distinctif au regard des produits en cause. Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause, lesquels sont, en l’espèce, d’ordre visuel, phonétique et intellectuel. En effet, visuellement, ces signes diffèrent nettement par leur structure (deux termes pour le signe contesté / un chiffre et un terme au centre de la marque antérieure, accompagnés d’un second chiffre et d’une lettre isolée) et leur longueur (dix lettres pour le signe contesté / un élément verbal de six lettres accompagné d’une lettre isolée pour la marque antérieure et de deux chiffres). 8

A cet égard, il est peu probable que les consommateurs français d’attention moyenne puissent « lire « EIGHTY » en percevant la bulle de petite taille à la droite du chiffre 8, formant ainsi le chiffre 80 ». De plus, ces différences visuelles sont renforcées par la présence, dans la marque antérieure, d’une présentation stylisée et d’éléments figuratifs, à savoir la représentation d’un émoticône qui sourit composé de l’association du chiffre 8 et de la lettre G et d’un trait noir situé en dessus du terme GREENS, ce qui contribue à la physionomie d’ensemble différente des deux signes. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté contre quatre pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque du fait de la présence du terme SIXTY au sein du signe contesté et du chiffre 8 dans la marque antérieure. A cet égard, à supposer même, comme l’invoque l’opposant, que le chiffre 8 soit prononcé par les consommateurs français « en anglais [EIGHT] », il ne saurait en résulter une similarité phonétique entre les deux signes, malgré cette « consonnance anglaise ». Intellectuellement, les signes font chacun référence à une quantité spécifique, à savoir le nombre 60 pour le signe contesté et le chiffre 8 pour la marque antérieure. A cet égard, quand bien même les signes en cause ont pour évocation commune « la traduction de VERT » du fait de la présence du « terme anglais GREEN », cette circonstance ne saurait constituer un facteur de similitude suffisant en raison de l’absence de caractère distinctif de ce terme au regard des produits en cause. Enfin, l’opposant affirme que « le signe contesté et la marque antérieure […] ont une structure identique, associant un chiffre au terme GREEN(S) ». Toutefois, cette « structure » repose sur un premier élément ayant un sens différent (SIXTY / 8), l’un étant exprimé sous forme verbale en anglais et l’autre sous forme numérique, et sur un second élément non distinctif de sorte que ces éléments ne sauraient suffire à générer un risque d’association entre les deux signes. Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif de leur élément commun et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté SIXTY GREEN n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure 8 GREENS 8G. 9

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certains des « produits sont très similaires, voire identiques », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SIXTY GREEN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe 8 GREENS 8G. 10

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. 11