OPP 21-3542 11/02/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’association Val de Fensch (Association loi 1901), a déposé le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4763395 portant sur le signe alphanumérique ACTION =O2.

Le 28 juillet 2021, la société O2 WORLDWIDE LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque alphanumérique de l’Union Européenne O2, déposée le 4 avril 2016, enregistrée sous le n° 015301005, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-3542. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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2 Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse», elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°21/42 du 22 octobre 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Réparation d’appareils photographiques; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturel es; Académies [éducation]; Services de parcs d’attractions; Divertissement; Organisation et conduite de col oques; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Réservation de places de spectacles; Projection de films cinématographiques; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Coaching [formation]; Services de discothèques; Informations en matière d’éducation; Examens pédagogiques; Micro-édition; Services d’artistes de spectacles; Informations en matière de divertissement; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Production de films autres que films publicitaires; Jeux d’argent; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Location de matériel de jeux; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Services de camps de vacances [divertissement]; Music-hal ; Services de reportages d’actualité; Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’évènements festifs [divertissements]; Services de préparateurs physiques [fitness]; Éducation physique; Formation pratique [démonstration]; Production musicale; Montage de programmes radiophoniques et de télévision; Production de spectacles; Exploitation de sal es de jeux; Mise à disposition d’équipements Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 de karaoké; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition d’instal ations sportives; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Divertissement radiophonique; Services de studios d’enregistrement; Mise à disposition d’instal ations de loisirs; Services de camps sportifs; Sous-titrage; Divertissement télévisé; Représentations théâtrales; Services de bil etterie [divertissement]; Chronométrage des manifestations sportives; Éducation; Services de divertissements interactifs; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau de communications; Services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications; Services d’informations liées à l’éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturel es fournies par le biais de réseaux de télécommunication; Services d’actualités; Services de production de programmes pour la télévision; Services de programmation télévisée; Services de production de programmes pour la télévision et services de programmation télévisée fournis par la technologie IP (Internet Protocol); Fourniture de manifestations musicales; Mise à disposition de services de clubs de spectacles; Services de discothèques; Représentation de spectacles; Services de boîtes de nuit; Location de stades et sal es pour concert de musique; Services de casinos; Réservation de bil ets pour événements récréatifs, sportifs et culturels; Services d’information de bil etterie pour des manifestations sportives, culturel es et de divertissement; Services d’une agence de réservation pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Location de programmes de jeux d’ordinateurs; Services de divertissement informatique; Fourniture d’informations, d’actualité et de commentaire dans le domaine des jeux informatiques; Préparation, organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques; Services d’édition; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation et conduite de jeux de questions-réponses, jeux et concours; Préparation, organisation et conduite de compétitions, jeux et questionnaires à des fins divertissantes, récréatives, culturel es et éducatives; Organisation de concours; Organisation de concours organisés par téléphone; Émission de tickets pour évènements de divertissement; Formation professionnel e; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique ACTION =O2, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique O2.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un terme, suivi d’un symbole (=) et d’une lettre et un chiffre alors que la marque antérieure est constituée d’une lettre et d’un chiffre.

Les signes en présences ont en commun l’élément alphanumérique O2, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme ACTION et du signe égal (=).

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.

En effet, l’élément O2, constitutif de la marque antérieure et distinctif au regard des services en causes, apparaît dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme ACTION qui le précède, apparaît secondaire en ce qu’il est susceptible d’évoquer le dynamisme, l’efficacité dans la manière dont les prestations en cause sont rendues et est donc susceptible d’apparaître comme un simple élément venant préciser l’élément O2. Cette évocation est en outre renforcée par la présence du signe = qui vient également préciser et mettre en avant l’élément O2 au sein du signe contesté.

Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre ces deux signes.

Le signe alphanumérique contesté ACTION =O2 est donc similaire à la marque antérieure O2.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe alphanumérique ACTION =O2 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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5 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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