OPP 21-3549 21/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Virgo SAS (Société par actions simplifiée) a déposé, le 3 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4 773 089 portant sur le signe verbal VIRGO. Le 29 juil et 2021, la société DIGITAL VIRGO (Société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale française DIGITAL VIRGO, déposée le 13 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 4 701 236, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données. ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Télécommunications; transmission de messages sons et d’images par voie informatique et télématique; transmission d’information contenues dans les bases de données; transmission d’informations par voie télématique à des bases de données ; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; services de fourniture d’accès au téléchargement de messages, sonneries, logos, jeux, images, vidéos musiques et autres produits de personnalisation pour terminaux de télécommunications fixes et mobiles; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; service d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial services de téléconférences de visioconférence et de partage de documents; services de messagerie électronique; organisation de service de discussion (chat) entre utilisateurs inscrits par réseau internet télématique ou téléphonique; service de mise en relation téléphonique (services de télécommunications); transmission de courrier électronique, de SMS, de fax; Transmission de podcasts; Services de diffusion sans fil; Transmission de données en flux continu [streaming]; Transmission de séquences vidéo à la demande; Services de transmission électronique en ligne destinés à la gestion de transactions de paiement sécurisées; Services de communications téléphoniques pour paiements mobiles; Fourniture de liens informatiques vers des sites web de tiers afin de faciliter le commerce électronique et des transactions commerciales dans le monde réel; Transmission (y compris transmission en ligne) de transactions financières; 2

S ervices téléphoniques; Transmission de fichiers téléchargeables audio et vidéo ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projet techniques; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière d’ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques; conversion de documents d’un support physique vers un support électronique; étude, conception, réalisation (conception) de nouveaux moyens de communication audio-visuel e et de transmission de données par voie informatique et télématique; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données hébergement et développement de site Internet de service télématique de service vocal interactif; Logiciel-service [SaaS]; Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Informatique en nuage; Développement de plateformes informatiques; Programmation informatique; Conception de systèmes informatiques; Télésurveil ance de systèmes informatiques; Stockage électronique de données; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Sauvegarde externe de données; Récupération de données informatiques; Fourniture de moteurs de recherche sur Internet; Création et entretien de sites web pour des tiers; Analyse de systèmes informatiques; Services de conseils en technologies informatiques; Services de protection antivirus; Conseils en technologie de l’information; Services de conseil ers en matière de sécurité sur internet; Location de serveurs web; Conception, création et hébergement de sites en ligne pour le paiement de factures; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l’authentification d’identité; Services d’assistance informatique liés aux transactions commerciales électroniques; Mise à jour de logiciels de jeux sur l’internet; Administration de pages web; Copie de programmes informatiques; Services d’ingénierie; Services de conception d’art graphique; Analyses graphologiques; Recherches en matière de protection de l’environnement; Conception de logiciels de jeux; Fournisseur de services d’application [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’ « Agences de presse; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Transmission d’informations par voie télématique à des bases de données ; Transmission de podcasts » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations rendus par des serveurs télématiques permettant la transmission d’informations à destination de bases de données et la transmission d’émission radiophonique à la demande. 3

A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités « partagent un même objectif, à savoir diffuser les informations» comme le souligne l’opposant. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Enfin, et contrairement à ce qui est avancé par l’opposant, l’ensemble des services précités ne sont pas rendus par les mêmes entreprises. Les services de la demande contestée sont fournis par des établissements spécifiques (agences de presse), alors que les services de la marque antérieure sont fournis le plus souvent par des plateformes de streaming ou des plateformes de téléchargement. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « architecture; décoration intérieure ; authentification d’œuvres d’art» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de conception et de construction d’édifices, de services visant l’aménagement intérieur des édifices ainsi que de service permettant de garantir l’origine d’œuvres d’art, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’ingénierie ; Services de conception d’art graphique ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projet techniques » de la marque antérieure qui s’entendent d’étude d’un projet industriel sous tous ses aspects (techniques, économiques, financiers, monétaires et sociaux), de l’ensemble des opérations servant à la conception visuel e et à la mise en œuvre d’une création artistique, de prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits et de travaux d’ingénieurs portant sur l’analyse approfondie de sujets techniques complexes prédéterminés. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités « partagent une même nature (services de recherche et conception) afin de parvenir à un même objectif : faire évoluer l’état de la technique». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, et contrairement à ce qui est avancé par l’opposant, l’ensemble des services précités ne sont pas rendus par les mêmes entreprises. Les services de la demande contestée sont fournis par des professionnels spécialisés à savoir des architectes ou des experts dans le domaine de l’art, alors que les services de la marque antérieure sont réalisés le plus souvent par des ingénieurs ou des chefs de projets. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens entre les services de « contrôle technique de véhicules automobiles» de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. 4

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination VIRGO, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal DIGITAL VIRGO, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Force est de constater que les signes ont en commun la dénomination VIRGO constitutive de la demande contestée. Si les signes diffèrent par la présence du terme DIGITAL dans la demande contestée, il s’agit toutefois d’un élément peu distinctif puisqu’il peut indiquer le mode de fourniture des services visés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La dénomination VIRGO est donc similaire à la marque antérieure DIGITAL VIRGO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ou non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. 5

CONCLUSION En conséquence la dénomination VIRGO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. 6