OPP21-3574 24/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M S a déposé le 10 mai 2021 la demande d’enregistrement n°4765255 portant sur la marque verbale MSC AGENCY. Le 2 août 2021, la société MSCI Inc. (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :

- marque verbale de l’Union Européenne MSCI, déposée le 26 février 2002, enregistrée sous le n° 002593713, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- marque verbale de l’Union Européenne MSCI ENHANCED, déposée le 14 août 2020, enregistrée sous le n° 018289484, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au déposant le 7 septembre 2021 sous le numéro 21-3574. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci. II.- DECISION

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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque n° 0 02593713 Sur la comparaison des services

L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services financiers fournis via une base de données informatique contenant des répertoires mesurant les performances financières d’un échantil on représentatif d’entreprises et d’organismes gouvernementaux à travers le monde; services de gestion et de recherche en investissements liés à tous les services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MSC AGENCY. La marque antérieure porte sur le signe verbal MSCI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.

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Ces signes ont en commun la séquence MSC présenté dans les deux signes en attaque, ce qui leur confère un aspect proche et des consonances voisines. Ils diffèrent dans le signe contesté par l’ajout du terme final AGENCY et par l’ajout de la lettre finale I au sein de l’élément MSCI de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les éléments MSC de la demande contestée et MSCI de la marque antérieure sont distinctifs au regard des services en cause. Au sein du signe contesté l’élément MSC présente un caractère dominant en raison de sa présentation en attaque et du fait que le terme AGENCY qui le suit sera parfaitement compris par le consommateur français comme signifiant « agence » en anglais et évoquant ainsi le lieu de prestation ou le prestataire des services désignés. Ce terme ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. En outre, l’ajout de la lettre finale I de la marque antérieure, n’est pas non plus de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. En effet, la séquence MSC prédomine au sein de la marque antérieure de par sa position d’attaque et en ce qu’el e représente trois lettres sur les quatre de cette dernière. En outre la lettre I possède un faible impact visuel compte tenu de sa physionomie. Il résulte, tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur, celui-ci étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Le signe verbal contesté MSC AGENCY est donc similaire à la marque verbale antérieure MSCI, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. S ur le fondement de la marque 018289484 Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, il ne reste aucun produit à étudier dans la présente comparaison des services. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal MSCI ENHANCED.

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Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par l’ajout du terme final ENHANCED. Au sein de cette marque antérieure, l’élément MSCI sera considéré comme dominant dans la mesure où ce dernier y est présenté en attaque et où le terme anglais ENHANCED pourra être compris par le consommateur français des services en cause susceptible d’être familier de la langue anglaise comme signifiant « amélioré » et donc une caractéristique des services en cause. De ce fait, ce terme n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque ce que ne contesté pas la déposante. Le signe verbal contesté MSC AGENCY est donc similaire à la marque verbale antérieure MSCI ENHANCED. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités, ayant déjà été reconnus identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure n° 002593713. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MSC AGENCY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services visés par l’opposition, à savoir : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ».