OPP21-3742 11/04/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE La société VSPN Group Limited (société régie selon les lois des îles Cayman) a déposé le 20 mai 2021 la demande d’enregistrement n° 4768614 portant sur la marque complexe VSPN ESPORTS.

Le 11 août 2021, la société ESPN, INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :

— la marque complexe ESPN déposée le 18 décembre 2003, enregistrée sous le n° 003601721, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

— la marque verbale ESPN déposée le 19 mars 1996, enregistrée sous le n° 000034249, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

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2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cet égard, le déposant, a l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure.

A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est formée contre les services suivants : « Télédiffusion; radiodiffusion; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; mise à disposition de forums en ligne; transmission de séquences vidéo à la demande; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’affichage électronique [télécommunications]; communications par terminaux d’ordinateurs; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Organisation de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; divertissement télévisé; production d’émissions de radio et de télévision; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Enseignement; mise à disposition d’installations sportives; services de musées [présentation, expositions] ».

Preuves d’usage

Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espère, la date de dépôt de la demande contestée est le 20 mai 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 20/05/2016 au 20/05/2021 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants :

— Pour ce qui est de la marque complexe ESPN déposée le 18 décembre 2003, enregistrée sous le n° 003601721 :

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4 Classe 38 : « Services de télécommunications et de communications; diffusion de programmes de télévision ou radiophoniques; diffusion de programmes sur des activités sportives, récréatives et de divertissement via la télévision et l’internet » ;

Classe 41 : « Divertissement; activités culturelles; activités sportives; activités récréatives; production de divertissements télévisuels; production de programmes télévisés sur le sport; production de programmes télévisés sur des activités récréatives; production de programmes télévisés d’actualités; reportages d’actualité; fourniture d’informations sur les activités sportives et récréatives via l’internet ».

— Pour ce qui est de la marque verbale ESPN déposée le 19 mars 1996, enregistrée sous le n° 000034249 :

Classe 38 : « Services d’information, en particulier télévisuelle » ;

Classe 41 : « Education et divertissement par le biais de programmes de télévision sur le sport, les informations et les sujets d’intérêt général ».

En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux des marques antérieures susmentionnées pour les services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

A. Sur le risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne ESPN n° 003601721

Sur la comparaison des services

Dans le cadre de la présente comparaison, les services suivants ont été comparés avec ceux visés par la marque antérieure susmentionnée : « Télédiffusion; radiodiffusion; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; mise à disposition de forums en ligne; transmission de séquences vidéo à la demande; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’affichage électronique [télécommunications]; communications par terminaux d’ordinateurs; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Organisation de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; divertissement télévisé; production d’émissions de radio et de télévision; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Enseignement; mise à disposition d’installations sportives; services de musées [présentation, expositions] ».

La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services de télécommunications et de communications; diffusion de programmes de télévision ou radiophoniques; diffusion de programmes sur des activités sportives, récréatives et de divertissement via la télévision et l’internet ; Divertissement; activités culturelles; activités sportives; activités récréatives; production de divertissements télévisuels; production de programmes télévisés sur le sport; production de programmes télévisés sur des activités récréatives; production de programmes télévisés d’actualités; reportages d’actualité; fourniture d’informations sur les activités sportives et récréatives via l’internet ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services de « Télédiffusion; radiodiffusion; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; mise à disposition de forums en ligne; transmission de séquences vidéo à la demande; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’affichage électronique [télécommunications]; communications par terminaux d’ordinateurs; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Organisation de compétitions sportives; organisation de concours [divertissement]; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; divertissement télévisé; production d’émissions de radio et de télévision; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’installations sportives; services de musées [présentation, expositions] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « l’opposant présente la marque antérieure comme étant une chaine diffusant du sport, alors que la demande de marque VSPN ESPORTS porte sur le e-Sport, qui n’a de sportif que le nom puisqu’il s’agit de compétitions de jeux vidéo » dès lors que la comparaison des services s’effectue uniquement vis-à-vis des services tels que désignes dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

En revanche, les services suivants : « organisation de concours [éducation] ; enseignement » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement de prestation visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée dans un établissement d’enseignement et de l’action de former, d’instruire quelqu’un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « activités culturelles; reportages d’actualité; activités sportives; activités récréatives; fourniture d’informations sur les activités sportives et récréatives via l’internet » de la marque antérieure qui sont des prestations directement en lien avec le domaine culturel et sportif.

A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la marque antérieure n’ont pas pour finalité l’éducation et ne sont pas utilisés dans le cadre des services d’ « organisation de concours [éducation] » de la demande contestée et inversement.

Il en va de même pour ce qui est des services d’ « enseignement », qui n’ont pas la même finalité par définition que les services d’ « activités culturelles; activités sportives » de la marque antérieure, et ne seront pas rendues par les mêmes entités.

De même, ces services ne sont pas similaires aux services de « reportages d’actualité » de la marque antérieure qui ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, ne présentent pas la même finalité et ne visent pas le même public (personnes à la recherche d’un enseignement / personne à la recherche d’informations sur l’actualité).

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6 De plus, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut et une décision de la chambre de recours de l’EUIPO. En effet, ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.

Ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par le déposant.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et de couleurs.

La marque antérieure est, elle, composée d’une dénomination présentée avec une police d’écriture particulière.

Les signes ont en commun un élément de 4 lettres dont 3 sont identiques et forment la séquence de lettres finales SPN, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.

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7 Les signes diffèrent par leur lettre d’attaque (V pour ce qui est de la demande d’enregistrement contestée et E pour ce qui est de la marque antérieure), par l’ajout de l’élément ESPORTS au sein de la demande d’enregistrement contestée et par leur présentation (la demande contestée étant présentée dans un encadré de couleur rouge et bleu avec une police d’écriture particulière et la marque antérieure ayant un autre style de police d’écriture).

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées.

En effet, il n’est pas contesté que les dénominations VSPN de la demande contestée et ESPN de la marque antérieure sont distinctives vis-à-vis des services visés par chacune des marques en comparaison.

Ces éléments sont également dominants au sein des marques en comparaison.

En effet, au sein de la demande d’enregistrement contestée, le terme ESPORTS désigne la pratique d’un jeu vidéo seul ou en équipe, par le biais d’un ordinateur ou d’une console de jeux vidéo.

Ce terme renvoie donc directement à l’objet de la prestation des services visés. Il est en outre en position finale au sein du signe et dans une taille de moindre importance que l’élément VSPN.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme ESPORTS ne sera pas en mesure de retenir l’attention du consommateur.

En outre, la présentation particulière susmentionnée de la demande contestée n’est pas de nature à amoindrir le risque de confusion entre les signes comparés dès lors que les éléments verbaux sont nettement perceptibles et constituent les seuls éléments verbaux du signe par lesquels celui-ci peut être désigné, les éléments graphiques venant simplement les mettre en exergue et le fond rouge attirant nettement l’attention sur l’élément d’attaque VSPN.

Dans la marque antérieure l’élément verbal ESPN, seul élément par lequel la marque sera lue et prononcée conserve son caractère essentiel et immédiatement perceptible.

En conséquence, les différences précitées entre les signes en comparaison ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion.

Il en résulte une impression d’ensemble proche entre les signes et un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le signe contestée complexe VSPN ESPORTS constitue donc l’imitation de la marque antérieure complexe ESPN.

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8 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.

B. Sur le risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne ESPN n° 000034249

Sur la comparaison des services

Les services restant à comparer et ceux n’ayant pas été visés au sein de la précédente comparaison sont les suivants : « organisation de concours [éducation]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Enseignement ».

La présente marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’information, en particulier télévisuelle ; Education et divertissement par le biais de programmes de télévision sur le sport, les informations et les sujets d’intérêt général ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services précités de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « l’opposant présente la marque antérieure comme étant une chaine diffusant du sport, alors que la demande de marque VSPN ESPORTS porte sur le e-Sport, qui n’a de sportif que le nom puisqu’il s’agit de compétitions de jeux vidéo » dès lors que la comparaison des services s’effectue uniquement vis-à-vis des services tels que désignes dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

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Sur la comparaison des signes

La marque antérieure porte sur le signe verbal ESPN.

Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par leur présentation (la première marque antérieure étant présentée avec une police d’écriture particulière, la seconde marque antérieure étant une marque verbale).

Il convient à cet égard de se référer à cette comparaison qui a conclu à une similarité entre ceux-ci.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté VSPN ESPORTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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10 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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