OPP 21-3744 09/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C D C a déposé le 18 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4767732 portant sur le signe verbal C PRÊT !. Le 11 août 2021, la société PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

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— la marque complexe PRET, déposée le 24 avril 2017 et enregistrée sous le n° 4356898, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque complexe PRET, déposée le 24 avril 2017 et enregistrée sous le n° 4356898, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque PRET n° 4356898 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « transport ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».

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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « transport, conditionnement, stockage et livraison d’aliments et de boissons ; transport et livraison d’aliments et de boissons commandés à partir d’un site web sur l’internet ou par voie de télécommunications ; mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration (alimentation) ; services de cafés-restaurants ; cafétérias, cantines ; restauration ; services de restauration fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; informations sur des aliments et des boissons concernant la mise à disposition d’aliments et de boissons fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; informations sur des services de restauration fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « transport ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’ « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à offrir un logement provisoire moyennant paiement d’une somme d’argent et des prestations visant à retenir par avance pour la clientèle un logement temporaire afin que celui- ci soit disponible à son arrivée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec services de « mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration (alimentation) ; services de cafés-restaurants ; cafétérias, cantines » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations rendues par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs…) visant à fournir des plats cuisinés, ayant donc fait l’objet d’une élaboration, ou des boissons. En effet, l’accomplissement des premiers ne s’accompagne pas nécessairement de celui des seconds, lesquels ne sont pas réalisés obligatoirement dans le cadre de premiers. À cet égard, si certains fournisseurs des services de la demande d’enregistrement sont amenés à proposer, dans le cadre de leur activité, des prestations de restauration, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de prestations annexes à leur activité principale, à savoir l’hébergement de courte durée et la prise de réservations. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal C PRÊT !, ci-dessous reproduit :

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La marque antérieure porte sur le signe complexe PRET, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes en cause ont en commun le terme PRET, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils différent par la présence de la lettre C et d’un point d’exclamation dans le signe contesté, et par la présence d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté par le déposant que la dénomination PRET apparaît distinctive dans les deux signes au regard des services en présence. En outre, ce terme PRÊT présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison de sa longueur et dès lors que la lettre C qui le précède et qui sera aisément comprise comme l’abréviation de l’expression « c’est », ne fait que l’introduire, le mettant ainsi en exergue. De même, la présence d’un point d’exclamation, simple signe de ponctuation, n’est pas de nature à faire perdre au terme PRÊT son caractère dominant. Il en va de même au sein de la marque antérieure, le terme PRET étant le seul élément verbal par lequel elle sera désignée, la présence d’un élément figuratif représentant une étoile en arrière-plan, ainsi que la calligraphie particulière adoptée n’étant pas de nature à altérer son caractère lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

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A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant relatifs au fait que « C PRET ! est un algorithme en cours de développement destiné à la création d’une plateforme WEB et d’une application téléchargeable […] » permettant « de géolocaliser en temps réel, dans un rayon de 2 km à la ronde des publics qui souhaitent se restaurer et les mettre en relation avec des cuisiniers de proximité qui exercent de leur domicile » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et de leurs activités réelles ou supposées. En outre, est extérieur à la présente procédure, l’argument du déposant tiré de sa méconnaissance de la marque antérieure invoquée malgré les recherches d’antériorités qu’il a effectuées ; en effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel il se propose de « retirer [son] dépôt de marque et changer [son] nom dans la mesure où [il] a la possibilité de déposer une nouvelle marque gratuitement sous forme d’un avoir commercial de le part [de l’Institut] ». En effet, il n’est plus possible de modifier le modèle de la marque après l’attribution d’une date de dépôt. Par ailleurs, il n’est pas prévu par le code de la Propriété Intellectuelle que la réception d’un acte d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque puisse donner lieu à un remboursement de la taxe officielle versée lors du dépôt de celle-ci. Le signe verbal contesté C PRÊT ! est donc similaire à la marque complexe antérieure PRET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque PRET n° 4356898

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Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque n° 4356898 portant sur le signe complexe PRET. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « transport, conditionnement, stockage et livraison d’aliments et de boissons ; transport et livraison d’aliments et de boissons commandés à partir d’un site web sur l’internet ou par voie de télécommunications ; mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration (alimentation) ; services de cafés restaurants ; cafétérias, cantines ; restauration ; services de restauration fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; informations sur des aliments et des boissons concernant la mise à disposition d’aliments et de boissons fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; informations sur des services de restauration fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, parmi lesquelles :

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— Pièce No. 2 : Extrait du site « pretamanger.fr » indiquant la présence de 43 restaurants sous l’enseigne PRET en France ;

- Pièces Nos. 3 et 4 : Photographies démontrant l’usage de la marque antérieure PRET pour des services de restauration rapide en France ;

- Pièce No. 6 : Attestation, signée par P C, membre du Conseil d’administration de la société Prêt A Manger (Europe) Limited, faisant état des chiffres d’affaires croissants (atteignant 45.210.107 euros en 2018), générés par la fourniture des aliments et boissons dans les restaurants exploités en France sous les marques PRET A MANGER et PRET;

- Pièces No. 7 à 20 : Divers articles de presse faisant état du succès grandissant du secteur de la restauration rapide et, plus particulièrement, des restaurants exploités sous l’enseigne PRET A MANGER et la marque PRET ;

- Pièce No. 20 : Article publié sur la plateforme Internet l’Observatoire de la franchise, en date du 1er juillet 2021, mentionnant que « Pret A Manger continue de s’agrandir. Né à Londres en 1986, Pret A Manger a débarqué sur notre territoire en 2012 avec l’ouverture de son premier shop à la Défense. Depuis, le réseau n’a cessé de croître pour rassembler à ce jour 41 points de vente, dont 11 en franchise ». Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure PRET a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue tout particulièrement sur le marché français de la restauration rapide. Les références au signe complexe PRET constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi la marque antérieure invoquée PRET a bien acquis une renommée en France, pour les services suivants : « mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration (alimentation) ; services de cafés restaurants ; cafétérias, cantines ; restauration ; services de restauration fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; informations sur des aliments et des boissons concernant la mise à disposition d’aliments et de boissons fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; informations sur des services de restauration fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ». Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels la renommée a été revendiquée. En effet, les preuves concernent principalement, comme indiqué ci-dessus, des services de restauration, alors qu’elles ne contiennent aucune référence pertinente quant aux services de « transport, conditionnement, stockage et livraison d’aliments et de boissons ; transport et livraison d’aliments et de boissons commandés à partir d’un site web sur l’internet ou par voie de télécommunications ». La fourniture d’une seule pièce (pièce n° 5), faisant mention de l’offre de livraison destinée aux entreprises, intitulée « PRET business », ne saurait à elle seule permettre d’établir la

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renommée de la marque PRET au regard des services de « transport, conditionnement, stockage et livraison d’aliments et de boissons ; transport et livraison d’aliments et de boissons commandés à partir d’un site web sur l’internet ou par voie de télécommunications » invoqués à l’appui de la présente opposition. Ainsi, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des services précités. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée au regard de la renommée de la marque antérieure pour les services de : « mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration (alimentation) ; services de cafés restaurants ; cafétérias, cantines ; restauration ; services de restauration fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; informations sur des aliments et des boissons concernant la mise à disposition d’aliments et de boissons fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; informations sur des services de restauration fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal C PRET !. La marque antérieure porte sur le signe complexe PRET, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de

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caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et l’intensité de la renommée de la marque antérieure PRET. En l’espèce, comme il a été précédemment relevé, les signes en présence présentent d’importantes similitudes, la marque antérieure PRET étant intégralement reprise dans le signe contesté, au sein duquel elle apparaît distinctive et dominante. En outre, comme il l’a été démontré par la société opposante par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée dans le secteur de la restauration rapide, bénéficie d’un certain degré de connaissance auprès du public. Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. Les services précités de la demande d’enregistrement, n’ont pas les mêmes nature, objet ni destination que les services pour lesquels la marque antérieure est renommée. En outre, le fait que des services de restauration puissent être proposés dans le cadre de prestation d’hébergement temporaire ou de réservation de logements temporaires, ne saurait suffire à permettre de les considérer comme complémentaires, dès lors que ce lien n’est ni essentiel ni exclusif, tel que précédemment relevé. Au regard de ces services qui apparaissent trop éloignés des services de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, elle se contente d’affirmer qu’il revient à l’Institut de « refuser la Demande d’enregistrement pour les services visés par cette opposition en raison du risque de confusion entre celle-ci et la Marque antérieure conformément à l’article L. 711-3 I. 1° b) du Code de la propriété intellectuelle ainsi qu’en raison des avantages indus que le Déposant tirerait de la renommée de la Marque antérieure ainsi que du préjudice qu’il est susceptible de porter à celle-ci, en exploitant la Demande d’enregistrement pour désigner, notamment des services de restauration et de livraison d’aliments et de boissons conformément à l’article L. 711-3 I. 2° du même code. ». Ainsi, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services d’ « hébergement temporaire ; réservation de logements

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temporaires », ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la dissemblance des services en cause. Par conséquent, l’absence d’argumentation relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’est pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure PRET pour les services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal C PRET ! ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « transport ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.