OPP 21-4236 15/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M I et Monsieur M I ont déposé le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 780 330 portant sur la dénomination UWAY. Le 14 septembre 2021, la société CEGELEC MOBILITY (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion et sur la base de la marque verbale C WAY déposée le 10 janvier 2018 et enregistrée sous le n°4 418 592 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété.

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L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante indique, dans l’acte d’opposition, former opposition à l’encontre notamment des services d’ « Audit », lesquels ne figurent pas sous cette exacte formulation dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée, mais sous la formulation suivante : « Audit diagnostic Ressources humaines, entreprises, Test personnalités, test valeurs, tests passions, tests compétences, tests management, tests professionnels, tests comportementaux, test environnementaux professionnels et professionnels ». Ainsi, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Conseil en entreprises ; conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS); Audit diagnostic Ressources humaines, entreprises, Test personnalités, test valeurs, tests passions, tests compétences, tests management, tests professionnels, tests comportementaux, test environnementaux professionnels et professionnels ».

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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Ordinateurs ; appareils pour le traitement de l’information ; interfaces (informatique) et plateformes Web (logiciels) ; logiciels et leurs interfaces ; programmes informatiques et logiciels d’optimisation de la conversion des parcs de bus à l’électrique ; applications logicielles téléchargeables, interfaces informatiques et programmes d’ordinateurs, d’optimisation de la conversion des parcs de bus à l’électrique ; Services d’enregistrement, de transcription, de composition, de compilation ou de systématisation de communications écrites et d’enregistrements (travaux de secrétariat, travaux de bureau), de même que compilation de données mathématiques ou statistiques ; études de marché ; recherche de marchés ; comptabilité ; prévisions économiques ; information statistique ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) compilation de données ; prévision et analyse économiques ; audit d’entreprises (analyse commerciale) ; conseils commerciaux et conseils de gestion aux entreprises pour l’optimisation de la conversion des parcs de bus à l’électrique ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; développement, programmation et implémentation de logiciels ; maintenance de logiciels et d’ordinateurs ; mise à jour de logiciels. Gestion de projets techniques concernant les systèmes de transports ; audit de qualité ; pilotage et coordination d’essais techniques ; évaluation des performances (concernant des logiciels de gestion du passage à l’électrique de véhicules et notamment de bus) ; analyse informatique et scientifique ; services d’expertise technique et de conseil technique rendus par des ingénieurs ; pilotage de projets (gestion et management de projets d’ingénierie pour la conception et la construction de systèmes de transport et d’infrastructures de transport) ; essais ; audits de qualité et de performance ; création et gestion de systèmes de gestion de projets d’ingénierie pour la conception et la construction de systèmes de transport et d’infrastructures de transport, en matière d’informatique et d’électronique ainsi qu’en matière de sécurité ; études de projets techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; ingénierie, recherche industrielle et développement de produits pour les tiers ; recherches en mécanique, en informatique et en physique ; recherches techniques ; essais de matériaux ; contrôle de qualité ; évaluation des risques environnementaux ; conseils en matière d’économies d’énergie ; conseils techniques rendus par des ingénieurs pour le passage à l’électrique de véhicules et notamment de bus ; conseils techniques rendus par des ingénieurs sur les flux routiers ; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine du transport ; services d’analyse pour l’organisation, l’implantation de réseaux de transport de personnes et étude de projets techniques qui y sont relatifs ; informations et conseils en matière transport, notamment en matière de transport électrique ; travaux d’ingénieurs dans le domaine du transport, des infrastructures routières. Création (conception, élaboration) d’interfaces d’aides à la gestion du trafic et des infrastructures routières, permettant la supervision du trafic routier, la géolocalisation et le suivi de véhicules. Développement, programmation, implémentation, maintenance et mise à jour de logiciels en matière de transport ; développement de programmes informatiques pour la simulation du réseau électrique. Développement d’innovations dans le domaine de la récupération d’énergies, de l’injection d’énergies, de l’évolution des réseaux de distribution d’énergie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

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Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination UWAY, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal C WAY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une lettre suivie d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre la dénomination UWAY, constitutive du signe contesté et la marque antérieure C WAY (même construction fondée sur la présence du terme anglo-saxon WAY précédé d’une lettre unique, à savoir U dans le signe contesté, C dans la marque antérieure, dont il découle une même longueur, un rythme en deux temps et une sonorité finale [wéy] identiques). Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. La dénomination contestée UWAY est donc similaire à la marque verbale antérieure C WAY ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté UWAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Conseil en entreprises ; conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS); Audit diagnostic Ressources humaines, entreprises, Test personnalités, test valeurs, tests passions, tests compétences, tests management, tests professionnels, tests comportementaux, test environnementaux professionnels et professionnels ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités