OP21-4240 23/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S G a déposé le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4780010 portant sur le signe complexe NAKAMA. Le 15 septembre 2021, la société IIC-INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION GMBH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NAKAMURA, 1

déposée le 30 avril 2022, enregistrée sous le n° 002677219 et régulièrement renouvelée dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtement de sport et chaussures de sport, en particulier sous-vêtements, maillots, jambières, survêtements de sport, casquettes, gants et chaussures spéciales pour le cyclisme, vêtements de cyclisme ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe NAKAMA, reproduit ci-après. 3

La marque antérieure porte sur le signe verbal NAKAMURA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’une présentation particulière et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations NAKAMA du signe contesté et NAKAMURA de la marque antérieure ont en commun six lettres placées dans le même ordre (N, A, K, A, M et A), dont cinq selon le même rang formant la longue séquence d’attaque NAKAM-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque identiques [na-ka] et des sonorités finales comportant le son [m], [ma] dans le signe contesté / [mura] dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes tenant à l’ajout des lettres médianes U et R au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors que ces différences, qui portent sur deux lettres d’une dénomination longue, n’ont qu’un faible impact visuel et phonétique, les termes NAKAMA et NAKAMURA restant visuellement et phonétiquement marquées par une longue séquence de lettres et de sonorités communes, comme précédemment démontré. En outre, la présence de la lettre K peu fréquente en langue française dans la séquence d’attaque NAKA est de nature à retenir particulièrement l’attention du public. Enfin, la présentation particulière du signe contesté (un fond rectangulaire noir) est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination NAKAMA, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera prononcé et mis en exergue par cette présentation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté NAKAMA est donc similaire à la marque verbale antérieure NAKAMURA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté NAKAMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte produits suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4780010 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5