OPP 21-4239 15/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L L B a déposé le 24 juin 2021, la demande d’enregistrement n°4 780 002 portant sur le signe verbal LUA TERRA. 1

Le 15 septembre 2021, la société LANGE UHREN GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale TERRALUNA, enregistrée le 02 décembre 2013 sous le n°1 193 959 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bijoux; boutons de manchettes; pinces à cravate; bagues (articles de bijouterie); bracelets (articles de bijouterie); boucles d’oreilles; colliers (articles de bijouterie); broches (articles de bijouterie); montres; chronomètres; horloges; mouvements de montre; bracelets de montres; bracelets de montre; boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie ». 2

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas une relation étroite et obligatoire avec les « Bijoux; boutons de manchettes; pinces à cravate; bagues (articles de bijouterie); bracelets (articles de bijouterie); boucles d’oreilles; colliers (articles de bijouterie); broches (articles de bijouterie); montres; chronomètres; horloges; mouvements de montre; bracelets de montre; boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie » de la marque antérieure, en ce que les premiers n’entrent pas nécessairement ni exclusivement dans la composition des seconds. Cette analyse ne saurait être remise en cause par l’affirmation de l’opposant selon « Les bijoutiers-joailliers sont d’ailleurs amenés à réaliser de nouvelles créations à partir de pièces apportées par leurs clients et que ces derniers souhaitent transformer. Le bijoutier-joailler peut également être amené à acheter les métaux précieux que le client ne souhaite pas conserver ou utiliser. ». Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUA TERRA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination TERRALUNA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3

L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé deux éléments verbaux alors que la marque antérieure se compose d’une dénomination unique. L’opposante fait valoir que les signes en présence ont en commun l’association du terme TERRA et de la séquence LU / A-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Au vu de cette argumentation non contestée, il peut être constaté un risque d’association entre les deux signes. En conséquence le signe LUA TERRA est similaire à la dénomination antérieure TERRALUNA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. 4

C ONCLUSION En conséquence le signe LUA TERRA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5