OPP 21-4306 10/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T B a déposé le 23 juin 2021 la demande d’enregistrement n°21 4779220 portant sur le signe verbal MITI. Le 16 septembre 2021, la société TIMITI SA (SOCIETE DE DROIT SUISSE) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TIMITI, déposée le 2 juillet 2020 sous le n°1539144. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 3

systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité et de promotion pour le compte d’autrui; services de promotion, à savoir la promotion des biens et services d’autrui par le divertissement en ligne, l’éducation en ligne et le partage de contenu multimédia via l’internet et d’autres réseaux de communication; promotion des services de vente du détail pour des tiers en affichant des coupons en ligne et des liens permettant l’accès à la vente au détail, y compris via des sites internet, plateforme en ligne, téléphones mobiles, smartphones et autres appareils mobiles; développement et fourniture de programmes de marketing pour les annonceurs, les spécialistes du marketing et les fournisseurs de contenu audiovidéo; fourniture d’espaces publicitaires sur un site web pour des tiers permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu d’atteindre, engager et interagir avec les utilisateurs en ligne à des fins de promotion ou de publicité ; Télécommunication; diffusion audio, vidéo et multimédia via l’Internet et d’autres réseaux de communication; services de webdiffusion; transmission de messages, de données et de contenus via l’Internet et d’autres réseaux de communication ; mise à disposition de forums communautaires permettant aux utilisateurs de poster, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, de noter et de commenter des vidéos et d’autres contenus multimédia via l’internet et d’autres réseaux de communication ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications ; radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de

visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs » apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Administration commerciale; Travaux de bureau » de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne s’adressent pas davantage à la même clientèle, ni ne partagent les mêmes circuits de distribution que les services précités de la marque antérieure. Contrairement aux assertions de la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement ainsi que des prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne constituent pas « des opérations quotidiennes qu’une entreprise doit mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs commerciaux » ni ne permettent directement d’ « aider des entreprises à exécuter les tâches nécessaires à leur activité commerciale ». En effet, retenir des critères aussi larges reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas en l’espèce. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « services de bureaux de placement; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois, ayant ainsi pour objectif le recrutement de personnel pour le compte de tiers et non directement la gestion de l’entreprise ainsi que de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, qui désignent respectivement la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. 5

Contrairement aux assertions de la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas « pour vocation d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou la direction à suivre les entreprises » et ne sont pas proposés par des « cabinets de consultants auprès des entreprises ». Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « diffusion audio, vidéo et multimédia via l’Internet et d’autres réseaux de communication; services de webdiffusion; transmission de messages, de données et de contenus via l’Internet et d’autres réseaux de communication » de la marque antérieure. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont assurés par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, tandis que les services précités de la marque antérieure constituent des prestations techniques proposées par des fournisseurs spécialisés dans le domaine technique. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs » de la marque antérieure. Contrairement aux assertions de la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne constituent pas des services de « développement d’ordinateurs et de programmes informatiques [et relatifs] à leur mise en œuvre et à leur bon fonctionnement ». Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services d’ « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’une analyse détaillée des données d’un bâtiment afin de déterminer les travaux à réaliser en vue d’améliorer les performances énergétiques et de diminuer les dépenses énergétiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs » de la marque antérieure, qui désignent des travaux et activités intellectuelles dans le domaine des sciences et de l’industrie ayant pour objet la découverte de connaissances nouvelles ou l’élaboration de produits nouveaux. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.

Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services d’« architecture; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MITI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal TIMITI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la séquence –MITI, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. La seule différence portant sur l’absence de la syllabe TI en attaque du signe contesté n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes en cause, en ce que ces derniers restent dominés par la longue séquence commune –MITI, que « la suppression de la syllabe « TI » (…) ne permet pas d’écarter les ressemblances dans la mesure où il ne s’agit que d’un doublement de la séquence finale » et qu’ils apparaissent tous deux dominés par la voyelle I, « qui ponctue chaque syllabe des deux marques », comme le souligne la société opposante.

Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. 7

Le signe verbal contesté MITI est donc similaire à la marque verbale antérieure TIMITI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MITI ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TIMITI.

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications ; radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 9