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OPP21-5189 03/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ZARI ZAVAR SAS a déposé le 9 septembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4798289 portant sur un signe figuratif. Le 16 août 2022, la société WEST HAM UNITED FOOTBALL CLUB LIMITED (Société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :

- marque figurative de l’Union Européenne, déposée le 11 novembre 2016, et enregistrée sous le n° 016056244, sur le fondement du risque de confusion ;

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— marque figurative de l’Union Européenne, déposée le 13 août 2008, et enregistrée sous le n° 007157282, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- marque complexe de l’Union Européenne WEST HAM UNITED LONDON, déposée le 28 août 2014, et enregistrée sous le n° 013208871, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Selon la société déposante, « la société opposante WEST HAM UNITED FOOTBALL CLUB LIMITED est une société de droit britannique. Or, elle ne justifie aucunement de son existence juridique (immatriculation), ce qui est contraire aux exigences de l’Article R. 712- 14 du CPI, ni de sa qualité. A défaut d’en avoir justifié dans son acte d’opposition, l’opposition doit être déclarée irrecevable (Article R. 712-15 du CPI) ». Or, au titre de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle, « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […]. » A cet égard, les informations présentées au sein du récapitulatif de l’opposition par la société opposante sont propres à établir l’identité de cette dernière. La présente opposition est donc recevable. III.- DECISION

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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative n°016056244 Preuves de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non- usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation des marques invoquées à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. Or, la marque antérieure ayant été enregistrée le 15 mars 2017, cette dernière a été enregistrée moins de cinq à la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 9 septembre 2021, aucune preuve d’usage n’est donc requise. Il importe peu à cet égard que « l’enregistrement aura plus de 5 ans au moment où l’INPI sera amené à statuer ». Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la comparaison des produits et services

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L’opposition est formée contre les produits suivants : « boîtes en métaux communs; objets d’art en métaux communs; figurines en métaux communs ; extincteurs; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; montres intelligentes ; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; photographies; boîtes en papier ou en carton; cartes; prospectus; objets d’art gravés ; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Services de vente au détail liés à la vente de figurines, objets d’art, tous entièrement ou essentiellement métalliques, bronzes; Services de vente au détail liés à la vente de équipement de traitement de données et ordinateurs, extincteurs; Services de vente au détail liés à la vente lunettes, étuis à lunettes; Services de vente au détail liés à la vente; Services de vente au détail liés à la vente de métaux précieux et leurs alliages, horlogerie et instruments chronométriques, boîtes en métaux précieux, étuis pour l’horlogerie, instruments chronométriques, horloges et montres électriques, bijouterie, porte-clés fantaisie, médailles; pierres précieuses, statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux; Services de vente au détail liés à la vente de bracelets de montres, boîtes de montres, chaînes de montres, verres de montres, ressorts de montres, objets d’art en métaux précieux; Services de vente au détail liés à la vente de produits de l’imprimerie, photographies, articles de bureau (à l’exclusion des meubles); Services de vente au détail liés à la vente de matériaux de conditionnement et d’emballage; Services de vente au détail liés à la vente de cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, porte-monnaie, sacs, bagages; Services de vente au détail liés à la vente de portefeuilles, porte-cartes, colliers pour animaux de compagnie; Services de vente au détail liés à la vente de constructions transportables non métalliques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes

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La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :

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La marque antérieure porte sur la marque figurative ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par le déposant. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Les deux signes ont en commun la représentation de l’entrecroisement de deux objets pareillement composés d’une tête et d’un manche, sur un fond de couleur. Cette représentation est distinctive au regard des produits et services en cause. Elle apparaît également essentielle, la présentation spécifique de la marque antérieure, à l’instar d’un blason, la mettant en exergue, contrairement à ce que soutient la société déposante. Il en résulte donc une impression d’ensemble proche entre les signes. Contrairement à ce que soutient la société déposante, dans la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer que seront perçues des « cannes de polo » notamment du fait de la longueur du manche. En tout état de cause, les éléments figuratifs entrecroisés présentent les caractéristiques communes précitées, susceptibles d’engendrer un risque de confusion. Les différences entre ces représentations et notamment de couleur du fond portent sur des circonstances accessoires et risquent, contrairement à ce que soutient la société déposante, d’échapper au consommateur d’attention moyenne qui, n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux et ne pouvant se livrer à une comparaison détaillée, n’en conservera en

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mémoire qu’une impression réduite à leurs caractéristiques essentielles, à savoir la représentation de deux outils entrecroisés sur fond de couleur. En outre, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes en présence dès lors que ces éléments n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la représentation des outils entrecroisés au sein des deux signes. Il résulte des ressemblances précitées un risque de confusion entre les deux signes. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque antérieure figurative. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. S ur le fondement du risque de confusion avec les marques de l’Union Européenne n°007157282 et 013208871 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec les marques de l’Union Européenne n°007157282 et 013208871 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif de la marque antérieure n° 016056244 sur laquelle cette dernière est notamment fondée, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les preuves d’usage fournies. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.