OP21-5622 14/09/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D L a déposé le 7 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4806345 portant sur le signe verbal BORN TO BE GURU. Le 28 décembre 2021, la société O2 Worldwide Limited (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne GURU, déposée le 4 août 2020, enregistrée sous le n° 018282510, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 16 novembre 2021, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A . SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DES LIBELLES DE LA MARQUE Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a indiqué qu’il était disposé à limiter les services de la demande d’enregistrement par les mentions suivantes : «  Conseil en management d’entreprise  Conseil en orientation professionnelle  Conseil en développement personnel  Conseil en communication interne aux entreprise ». Toutefois, en l’absence d’une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, cette limitation ne saurait être prise en considération, le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente procédure étant celui figurant dans la demande d’enregistrement contestée. En outre, une telle modification reviendrait à étendre la portée du dépôt initial en ajoutant des libellés à la marque déposée, qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt. En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure.

En outre, ainsi qu’il l’indique, le déposant a effectué un retrait partiel de la demande d’enregistrement contesté le 16 novembre 2021, inscrit sous le n° 0840067. Toutefois, ce retrait ne portait que sur certains services visés par la présente opposition, de sorte qu’il n’a pas pour effet de clôturer cette dernière. Ainsi, si cette limitation est bien prise en considération aux fins de la présente opposition, elle ne permet pas à elle-seule de conclure à l’absence de similarité entre les services de la demande d’enregistrement contesté et ceux de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant. B. AU FOND SUR LA COMPARAISON DES SERVICES Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; Services de gestion commerciale ; Analyse du prix de revient ; Services de comparaison de prix ; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services « conseils en organisation et directions des affaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent la mise à disposition d’une assistance et de connaissances notamment dans le domaine commercial, présentent les mêmes natures, objet et destination que les services de « gestion commerciale » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Ces services, qui participent à la gestion commerciale et financière d’une entreprise, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils et d’expertise-comptable.

Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux affirmations du déposant. Les services « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contesté, tout comme les services de « publicité » de la marque antérieure, s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Ces services présentent les mêmes nature, objet et destination. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations fournies par des sociétés spécialisées dans la publicité et l’événementiel et recouvrent l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Les services de « audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’« analyse du prix de revient ; services de comparaison des prix » de la marque antérieure, désignent des prestations rendues par des cabinets d’audit et de conseils commerciaux visant à mettre à disposition des connaissances particulières en matière d’analyses commerciale afin de permettre d’améliorer l’activité d’entités économiques, d’aider et assister ces dernières dans leurs choix d’entreprise. Ainsi, ces services présentent les mêmes nature, objet et destination. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi, les services « Conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels, la demande d’enregistrement contestée serait « développée pour illustrer une méthode innovante de coaching à destination des particuliers et/ou des entreprises qui souhaite[nt] être aidés sur des sujets tels que la créativité, les problématiques d’organisation, la motivation, le développement personnel de leur collaborateurs… etc. (…) les services ou produits proposés [de la marque antérieure au Royaume-Uni et en République Tchèque] n’ont aucune similarité avec ceux [développés] en France [par le déposant] ».

Il soutient également que le « dépôt [de la marque antérieure utiliserait] la liste complète des produits et services standard de l’INPI pour la classe 35, sans lien apparent avec une activité réelle en France ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « le dépôt [en classe 35] semble ne pas avoir été personnalisé et semble englober l’ensemble des sous catégories proposées par défaut par l’INPI ». En effet, le titulaire d’une marque est libre de demander la protection d’un signe pour l’ensemble d’une classe. En outre, la société opposante a limité les services à prendre en considération dans le cadre de l’opposition, et ainsi qu’elle en a la possibilité, aux libellés suivants de la marque antérieure « Analyse du prix de revient ; Services de comparaison de prix ; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ». A cet égard, les libellés invoqués par la société opposante à l’appui de son opposition désignent des services qui peuvent être défini de façon claire et déterminée comme ayant les significations précitées et permettent aux tiers d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. L’argumentation du déposant est donc inopérante et ne saurait avoir pour effet d’écarter l’identité et la similarité des services précités, les similarités pouvant résulter soit de leurs natures et fonctions communes, soit de leur complémentarité, ainsi que le démontre la société opposante. Enfin, le déposant ne saurait se contenter de mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués, dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. En tout état de cause, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, sa titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque. SUR LA COMPARAISON DES SIGNES La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BORN TO BE GURU. La marque antérieure porte sur le signe complexe GURU, déposé en couleur, reproduit ci- après.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Les signes présentent en commun la dénomination identique GURU, située en position finale au sein du signe contesté, et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes en cause diffèrent par la présence des termes BORN TO BE au sein du signe contesté, ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme GURU apparait distinctif au regard des services en cause et présente un caractère dominant dès lors que les termes BORN TO BE, qui le précèdent, se rapportent directement au terme GURU qu’ils viennent mettre en exergue, en ce que ces termes seront aisément traduit par le consommateur français comme signifiant en français « né pour être ». A cet égard, le déposant ne démontre pas que « les termes BORN TO BE [relèveraient] d’un imaginaire beaucoup plus fort que le terme GURU moins usuel de par sa nature anglophone ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, malgré sa position d’attaque, les termes BORN TO BE font porter l’attention sur l’élément essentiel GURU auquel ils s’appliquent. Est également inopérant, l’argument du déposant selon lequel « pour appuyer le caractère distinctif majeur de ‘BORN TO BE`, [il] souhaite ajouter que le développement de l’activité ‘BORN TO BE GURU` s’inscrit dans une stratégie globale de déploiement de nouveaux

services BORN TO BE :

- Développement coaching “particuliers” : BORN TO BE MYSELF – marque n°4780180
- Développement “ruralité” : BORN TO BE RURAL – marque n° 4749049
- Développement « événementiel » : BORN TO BE HERE – marque n° 4784776
- Développement « identité territoriale » : BORN TO BE NORMAND – marque n° 478477 ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits existants dont serait titulaire le déposant. En outre, le risque de confusion doit s’apprécier indépendamment des raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, s’agissant de circonstances extérieures à la procédure d’opposition. Au sein de la marque antérieure, sa présentation particulière (GURU étant inscrit en caractères gras de couleurs grises dans un nuage) est sans incidence sur la perception du terme GURU, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée, dès lors qu’elle n’altère pas son caractère immédiatement perceptible. Enfin, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant relative à « l’appropriation du terme GURU sur l’ensemble de la classe 35, alors que le terme GURU ou GOUROU est amplement utilisé pour désigner un expert dans un domaine quelconque, sans connotation péjorative », dès lors que cet élément ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause pas plus qu’il ne renvoie à une de leur caractéristique. Le déposant ne démontre pas davantage que ce terme serait devenu banal au regard des services en cause. En effet, sans autre élément à l’appui de son affirmation, le déposant ne démontre pas que ce terme soit si fréquemment utilisé qu’il aurait perdu son caractère distinctif au regard des services précités. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BORN TO BE GURU est donc similaire à la marque complexe antérieure GURU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

Enfin, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « La notoriété de la chaîne GURU TV au UK semble relativement limitée […] La marque [antérieure] ne semble pas encore être développée en France (…) et n’a à ce jour aucune notoriété effective et ne peut donc pas être considérée à date comme une marque de renommée », dès lors que la société opposante n’a pas invoqué de marque de renommée à l’appui de son opposition, ni la notoriété de sa marque antérieure. En tout état de cause, si la société opposante a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BORN TO BE GURU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4806345 est rejetée.