OPP 22-1462 Le 07/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S H a déposé, le 13 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 4833522, portant sur le signe verbal POKE N ROLL. Le 4 avril 2022, Monsieur L A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :

- la marque française verbal POCK’N’ROLL déposée le 4 septembre 2020 et enregistrée sous le n° 4679428 ;

- le nom de domaine « www.pocknroll.com ».

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Le 17 mai 2022, l’Institut a communiqué à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition. Suite à cette notification d’irrecevabilité, l’opposant a présenté des éléments de nature à lever cette irrecevabilité. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été adressée au déposant par le biais d’une notification. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le droit antérieur non pris en compte L’opposant invoque notamment, dans son exposé des moyens, à l’appui de l’opposition, la marque antérieure n°4679446 sur le fondement du risque de confusion. L’article L 712-4 dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ;». L’article 4 – I de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « Dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité, l’opposant précise : 1° Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée :

- l’indication qu’il s’agit d’une marque française, d’une marque internationale désignant la France ou l’Union européenne ou d’une marque de l’Union européenne ; […] ». Toutefois, dans le récapitulatif d’opposition, l’opposant ne vise pas cette marque antérieure mais seulement la marque antérieure n°4679428. Or il n’est pas possible pour l’opposant d’invoquer une nouvelle marque antérieure dans l’exposé des moyens si ce fondement n’était pas déjà invoqué dans le récapitulatif de l’opposition. En conséquence, la marque antérieure n°4679446 invoquée dans l’exposé des moyens, ne peut dès lors être prise en considération dans la présente procédure.

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B. Sur les autres droits antérieurs L’opposant invoque une atteinte à une marque antérieure et un nom de domaine dont elle est titulaire, sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque française POCK’N’ROLL n° 4679428 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». L’opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal POKE N ROLL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal POCK’N’ROLL, ci-dessous reproduit :

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L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en trois éléments verbaux, et la marque antérieure en trois éléments verbaux séparés par des apostrophes. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les éléments verbaux N et ROLL associés à un terme de même longueur, visuellement proche et phonétiquement identique (POKE pour le signe contesté / POCK pour la marque antérieure), dont il en résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté POKE N ROLL est donc similaire à la marque verbale antérieure POCK’N’ROLL, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. 2. Sur le fondement du nom de domaine « www.pocknroll.com ». Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte au nom de domaine dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque française n°4679428 le signe verbal contesté POKE N ROLL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS

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DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.