OP22-1900 8 novembre 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. L Ca déposé, le 8 février 2022, la demande d’enregistrement n° 22/ 4841802 portant sur le signe verbal LUCKY PUFF. Le 4 mai 2022, la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) Inc. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque

sur la ba se de la marque verbale de l’Union européenne LUCKY STRIKE, déposée le 1er avril 1996 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 6338, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, revenue à l’Institut avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets et allumettes ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUCKY PUFF, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LUCKY STRIKE, reproduit ci-dessous : LUCKY STRIKE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.

Les signe s en présence ont en commun le terme LUCKY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal PUFF au sein du signe contesté et par la présence du terme STRIKE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination LUCKY est distinctive au regard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. En ce qui concerne la marque antérieure, le terme LUCKY est mis en évidence par sa position d’attaque. Dans le signe contesté, le terme LUCKY apparaît également dominant dès lors que le terme anglais PUFF sera traduit par le public français par le mot « bouffée », qui apparaîtra faiblement distinctif au regard des produits concernés. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LUCKY PUFF est donc similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure LUCKY STRIKE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, intrinsèquement et en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante relève que le signe « LUCKY STRIKE » est distinctif per se et que ce caractère distinctif est encore renforcé du fait de sa connaissance considérable, tant sur le marché des cigarettes qu’au-delà, résultant de la longévité et de l’importance de son usage et ce, malgré l’interdiction de la publicité pour les produits du tabac. Cette connaissance, qui n’est pas contestée, est un facteur aggravant du risque de confusion en l’espèce.

Ainsi, e n raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause, de la similarité à un degré faible des signes et de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des produits spécifiques en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LUCKY PUFF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/ 4841802 est rejetée.